Główna idea przyświecająca wypracowaniu zaleceń w zakresie wspólnej praktyki badania warunku jednolitości wynalazku to usprawnienie współpracy między krajowymi urzędami patentowymi, a przede wszystkim poprawienie komunikacji na linii urząd patentowy–zgłaszający. W związku z powyższym opracowane zostały zalecenia dotyczące minimalnego zakresu informacji, które Europejski Urząd Patentowy, jak i każdy krajowy urząd patentowy, byłby zobowiązany przedstawić zgłaszającym w przypadku podniesienia przez urząd zarzutu braku jednolitości.

Informacje powinny obejmować:

1. WSTĘP DO ZARZUTÓW

• W stosownych przypadkach, wskazanie podstawy prawnej zarzutu z powołaniem się na konkretny przepis prawny.
• Określenie różnych grup wynalazków, w tym, jeśli to możliwe, ponumerowanie grup i wskazanie zastrzeżeń patentowych należących do każdej z tych grup.

2. UZASADNIENIE

• Określenie części wspólnej między różnymi grupami wynalazków albo, w stosownych przypadkach, oświadczenie o jej braku.
• W przypadku gdy część wspólna została określona, jej porównanie ze „stanem techniki pod ręką”, w którym to porównaniu:

• w stosownych przypadkach, wyjaśnia się powody, dla których cechy określone jako część wspólna nie stanowią wkładu w stosunku do „stanu techniki pod ręką”;
• jeżeli stan techniki został przywołany, wskazuje się ten stan techniki.

• Analiza pozostałych cech technicznych, które nie wchodzą w skład określonej części wspólnej:  

• wyjaśnienie, dlaczego nie istnieje związek techniczny, który zapewniłby spełnienie wymogu jednolitości grupy wynalazków, jeśli ma to zastosowanie, poprzez określenie różnic między pozostałymi cechami technicznymi, biorąc pod uwagę osiągnięte efekty techniczne lub problemy techniczne rozwiązane przez te pozostałe cechy.

3. WNIOSKI

W części końcowej pisma, tj. w podsumowaniu, zarzut niejednolitości może zostać uzupełniony informacją o wszelkich związanych z taką sytuacją konsekwencjach proceduralnych na danym etapie procedury rozpatrywania zgłoszenia.

W załączniku określono definicje stosowanych w zalecaniach terminów.

• „Część wspólna” (ang. common matter) reprezentuje potencjalny wyraźny jeden pomysł wynalazczy wśród zastrzeżeń. Może opierać się na cechach, które są wspólne lub analogiczne (wzajemnie sobie odpowiadające). Analogiczne cechy można zidentyfikować, sprawdzając, które cechy zapewniają, samodzielnie lub w połączeniu, wspólny efekt techniczny lub rozwiązanie wspólnego problemu technicznego. Część wspólna zastrzeganych wynalazków może również być zawarta w cechach z zastrzeżeń patentowych różnej kategorii wynalazku, pod warunkiem, że spełniają powyższe kryteria. Np. w przypadku wytworu, sposób specjalnie przystosowany do wytwarzania i zastosowanie tego wytworu. Wytwór może być częścią wspólną, obecną w zastosowaniu, jak i w sposobie, jako skutek lub rezultat tego sposobu. Część wspólna może również dotyczyć powiązanych ze sobą cech wytworu, np. wtyczka i gniazdo. Pomimo że analogiczne (wzajemnie sobie odpowiadające) cechy techniczne w powiązanych ze sobą wytworach mogą być sformułowane na różne sposoby, to jeżeli ich wzajemne oddziaływanie przyczynia się do tego samego efektu technicznego lub rozwiązania tego samego problemu technicznego, mogą być częścią wspólną.

• „Stan techniki pod ręką”, tj. stan techniki, do którego ekspert ma dostęp w momencie przeprowadzania badania jednolitości (ang. prior art at hand). Stan techniki, na którym opiera się ocena braku jednolitości, może się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danym urzędzie krajowym jak i etapu procedury. Np. jeśli ocena jest przeprowadzana przed rozpoczęciem poszukiwania w stanie techniki, jedyny „stan techniki pod ręką”, do którego ekspert może mieć dostęp w momencie przeprowadzania badania jednolitości to wiedza ogólna lub stan techniki, który przedstawił zgłaszający w opisie wynalazku. Możliwe jest również, że na tym etapie postępowania nie istnieje w ogóle żaden stan techniki. Należy także wziąć pod uwagę sytuację, gdy ocena jednolitości jest przeprowadzana podczas etapu poszukiwania w stanie techniki. Może wówczas zostać ujawniony inny stan techniki, którym posłuży się ekspert jako stanem techniki pod ręką w celu stwierdzenia, że zgłoszenie nie spełnia wymogu jednolitości. W związku z tym „stan techniki pod ręką” może obejmować zakres od zera do takiego stanu techniki, z którym ekspert zapozna się podczas prowadzenia poszukiwania, przy czym zakres ten może podlegać zmianie w toku dalszego postępowania.

• „Problem techniczny” (ang. technical problem). Nadrzędnym celem analizy problemu technicznego w kierunku ustalenia, że zgłoszenie nie spełnia wymogu jednolitości wynalazku jest określenie co zastrzeżenia mają wspólnego. Zwykle w takiej sytuacji punktem wyjścia jest to, co w opisie wynalazku zostało przedstawione jako już osiągnięte, niemniej w momencie gdy stan techniki zostaje ujawniony problem techniczny może wymagać przedefiniowania.
  
  Rozwiązywany problem techniczny nie powinien być zbyt wąski ani zbyt ogólny. Jeśli problem techniczny został tak szeroko sformułowany, że sam jest już znany lub mógłby być uznany za zasadniczo pożądany lub oczywisty, zwykle nie ma możliwości ustalenia jednolitości wynalazku na podstawie tego wspólnego problemu.

Powyższe zalecenia są zgodne z wieloletnią praktyką UPRP (patrz A. Pyrża i in. „Poradnik wynalazcy”, wydanie III, UPRP, Warszawa 2017, rozdziały 8.6.4, 10 i 11.5).

Szczególne przypadki oceny jednolitości w przypadku zgłoszeń dotyczących różnych kategorii wynalazków zostały ujęte w §15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 102 poz. 1119, z 2005 r. Nr 109 poz. 910, z 2015 r. poz. 366 i z 2016 r. poz. 1840), Ww. przepis jest zgodny z ww. zalecaniami.

Warto także podkreślić, że ocena jednolitości zgłoszenia w UPRP może nastąpić 1) przy sporządzeniu sprawozdania o stanie techniki i wstępnej oceny wynalazku lub 2) podczas badania merytorycznego po publikacji zgłoszenia. W obu z ww. przypadków UPRP ocenia jednolitość zgłoszenia w odniesieniu do „stanu techniki pod ręką”, który stanowi cały stan techniki.