Podstawową funkcją znaku towarowego jest jego funkcja odróżniająca. Gwarantuje ona konsumentom będącym końcowymi odbiorcami towarów lub usług możliwość określenia pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala również na odróżnienie tych towarów i usług od towarów i usług tego samego rodzaju pochodzących z innych źródeł.
Uznanie istotnej roli funkcji odróżniającej znaku towarowego znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwie. Wynika z niego, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi możliwości określenia pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym. Pozwala mu również na odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie bez możliwości wprowadzenia w błąd [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 Canon].
Urząd przeprowadzi badanie, czy zgłoszony znak jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem jedynie pod warunkiem złożenia sprzeciwu wobec zgłoszonego znaku towarowego.
Art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp stanowi, że po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego, o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne, z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.
Art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp znajduje zastosowanie w przypadku trzech typów kolizji:
- porównywane towary lub usługi są identyczne, a porównywane znaki są podobne;
- porównywane towary lub usługi są podobne, a porównywane znaki są identyczne;
- zarówno porównywane towary lub usługi, jak i znaki są podobne.
Wcześniejszymi prawami, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, a w konsekwencji przeszkodę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, są:
- prawa ochronne udzielone przez Urząd na znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem, ustalanym na podstawie art. 123–125 pwp;
- rejestracje międzynarodowe znaków towarowych wyznaczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których ochrona została w Polsce uznana;
- prawa z rejestracji unijnych znaków towarowych.
Urząd w toku postępowania w sprawie sprzeciwu wobec znaku towarowego, w którym za podstawę wskazano art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy, czy zostały spełnione wszystkie wskazane w nim przesłanki. Konieczne jest zatem przeprowadzenie badania podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których zostały przeznaczone znaki, oraz ocenienie podobieństwa oznaczeń. Przesłanką zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp jest także wystąpienie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.