1.         Uwagi ogólne

1.1.        Obowiązek i znaczenie porównywania oznaczeń

Ustalenie identyczności lub podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych stanowi konieczny warunek do zastosowania art. 132¹ ust. 1 pkt 3 pwp i uznania sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego za zasadny.

1.2.        Zasady ogólne porównywania oznaczeń

Znaki są porównywane na trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 Sabel]. Należy jednak zwrócić uwagę, że ocena znaków na wszystkich płaszczyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przykładowo nie można dokonać analizy warstwy fonetycznej znaków, które składają się jedynie z elementów graficznych.

Znaki należy porównywać w postaci zgłoszonej, a nie w postaci używanej w obrocie. Zasada ta wynika wprost z orzecznictwa sądowego, zgodnie z którym zakres oceny podobieństwa porównywanych znaków wyznacza ich zarejestrowana postać, a nie postać używana przez uprawnionego w obrocie. Natomiast ochrona wynikająca z rejestracji znaków słownych dotyczy wyłącznie elementów słownych, nie zaś układu graficznego, w którym znaki te mogą być używane [zob. m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1885/11; wyroki SUE: z dnia 29 stycznia 2013 r., T-283/11 FON WIRELESS; z dnia 9 marca 2012 r., T-207/11 EyeSense; z dnia 31 stycznia 2012 r., T-378/09 SPA GROUP].

Podczas oceniania podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić wszystkie elementy znaku. Znak towarowy jako jedna całość musi być badany w ten sam sposób, a nie poprzez tworzące go pojedyncze elementy [zob. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2014 r., II GSK 1686/12]. Ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna opierać się na całościowym wrażeniu, jakie wywierają znaki, z uwzględnieniem między innymi ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 Sabel].

Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie i doktrynie poglądem znaki towarowe porównuje się całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem elementów o charakterze dominującym. Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, z pominięciem drobnych lub nieistotnych różnic między nimi. Podobieństwo znaków towarowych ocenia się według występujących w nich wspólnych cech, a nie według występujących w nich różnic, bowiem istnienie różnic nie wyklucza istnienia podobieństwa. Znaki porównuje się w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok SPI z dnia 2 grudnia 2009 r., T-343/07 Volvo; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 2002/06].

Aby ustalić charakter odróżniający danego elementu znaku towarowego, należy ocenić większą lub mniejszą zdolność tego elementu do wskazywania, że towary lub usługi, dla których znak został zarejestrowany, pochodzą od określonego przedsiębiorstwa, a zatem do umożliwienia odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorstw. Przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy danego elementu, z uwzględnieniem tego, czy ma on jakiekolwiek cechy opisu względem towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany [zob. wyroki SUE: z dnia 13 czerwca 2006 r., T-153/03 Inex; z dnia 12 lipca 2012 r., T-346/09 Winzer Pharma].

Zgodnie ze wspólną praktyką [por. Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/o charakterze mało odróżniającym) z 2 października 2014 r.] przy ocenie charakteru odróżniającego znaków w ramach badania względnych podstaw odmowy stosowane są te same kryteria, które są wykorzystywane do określenia charakteru odróżniającego w ramach badania bezwzględnych podstaw odmowy. W przypadku badania względnych podstaw odmowy kryteria te są jednak wykorzystywane nie tylko w celu określenia, czy osiągnięty został minimalny próg charakteru odróżniającego, ale także w celu uwzględnienia różnych stopni charakteru odróżniającego.

2.       Identyczność oznaczeń

Pojęcie identyczności należy interpretować ściśle. „Dane oznaczenie jest bowiem identyczne ze znakiem towarowym tylko wtedy, gdy powtarza, bez dokonywania zmian ani wprowadzenia żadnych dodatkowych elementów, wszystkie elementy składające się na ten znak lub gdy rozpatrywane jako całość wykazuje różnice, które są tak nieznaczne, że mogą zostać niedostrzeżone przez przeciętnego konsumenta” [zob. wyrok TSUE z dnia 20 marca 2003 r., C-291/00 LTJ Diffusion]. Nieznaczna zmiana oznacza różnicę, którą przeciętnie spostrzegawczy konsument dostrzegłby wyłącznie przy porównaniu znaków zestawionych ze sobą. Identyczność musi występować na wszystkich płaszczyznach porównania.

W przypadku porównania znaków zgłoszonych w kolorze czarno-białym lub w skali szarości istotne znaczenie ma treść wspólnego komunikatu z dnia 15 kwietnia 2014 r. (Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych z dnia 15 kwietnia 2014 r.).

Przykład oznaczeń identycznych

Przykład oznaczeń nieidentycznych

3.         Podobieństwo oznaczeń

3.1.        Definicja

Ustawa pwp nie definiuje podobieństwa oznaczeń. Definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego. Dlatego też ocena podobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie.

Zgodnie z poglądem wyrażanym w orzecznictwie unijnym „dwa znaki są do siebie podobne między innymi wówczas, gdy są choćby częściowo postrzegane przez właściwy krąg odbiorców, jako identyczne pod względem jednego lub kilku aspektów” [zob. wyrok SPI z dnia 23 października 2002 r. W sprawie T-6/01 Matratzen]. Ocenę podobieństwa należy dokonywać przy uwzględnieniu okoliczności, że przeciętny odbiorca zachowuje w pamięci jedynie niedoskonały obraz zapamiętanych znaków [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH]. Nawet wówczas, jeżeli podobieństwo występuje wyłącznie na jednej z trzech płaszczyzn, oznaczenia mogą być podobne [zob. wyrok SPI dnia 2 grudnia 2009 r., T-343/07 Volvo].

Jednakże w konkretnych okolicznościach podobieństwo oznaczeń na jednej płaszczyźnie może być zneutralizowane odmiennościami istniejącymi na pozostałych płaszczyznach [zob. wyrok TSUE z dnia 18 grudnia 2008 r., C-16/06P Editions Albert René]. „Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne mogą znosić istniejące między nimi podobieństwa brzmieniowe i wizualne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, w wyniku czego, odbiorcy ci mogą je odczytać w sposób natychmiastowy”.

3.2.        Porównanie wizualne

Porównanie przeciwstawionych oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej wymaga zbadania wyglądu znaku z uwzględnieniem jego charakteru: znak słowny, graficzny, znak słowno-graficzny itd.

3.2.1.     Znak słowny

W przypadku znaków słownych istotne są: liczba, rodzaj, kolejność liter i słów, umiejscowienie zbieżnych liter lub znaków i budowa słów (np. czy elementy są rozdzielone myślnikiem).

Przykład znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

3.2.2.     Znak graficzny

Odnośnie do porównania znaków graficznych znaczenie mają prezentacja elementów graficznych, forma i kolorystyka oznaczenia. Źródłem podobieństwa wizualnego w przypadku porównania znaków graficznych jest sytuacja, kiedy element graficzny jest postrzegany wzrokowo w sposób identyczny lub podobny.

Przykład znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

3.2.3.     Znak słowno-graficzny

W ocenie podobieństwa znaków słowno-graficznych istotne jest zbadanie, który z elementów stanowi dominujący bądź najbardziej odróżniający element tego znaku towarowego.

Przykłady znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

3.2.4.     Znaki trójwymiarowe

Odnośnie do znaków trójwymiarowych należy stosować te same zasady, co w przypadku znaków dwuwymiarowych, z uwzględnieniem faktu, że warstwa wizualna jest w przypadku tego rodzaju oznaczeń wyjątkowo wyraźna.

Przykład znaków podobnych

3.3.        Porównanie fonetyczne

Podczas oceniania porównywanych oznaczeń w warstwie fonetycznej należy wziąć pod uwagę liczbę i kolejność sylab i liter, ich brzmienie oraz akcent. W przypadku porównywania znaków pod względem fonetycznym szczególną uwagę należy poświęcić ocenie wspólnych sylab, ponieważ istnienie podobieństwa fonetycznego stwierdza się często na podstawie tych wspólnych sylab i ich identycznych lub podobnych kombinacji.

Przykład znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

Jeżeli sporne znaki składają się z takich samych lub bardzo podobnych sylab, lecz występujących w różnej kolejności, to należy uznać je za podobne w warstwie fonetycznej.

Przykład znaków podobnych

3.4.        Porównanie znaczeniowe

„Dwa oznaczenia są identyczne lub podobne koncepcyjnie, jeżeli są odbierane jako posiadające tę samą lub analogiczną treść semantyczną [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 Sabel]. Treść semantyczna jest tym, co znak ten oznacza, jakie skojarzenia budzi, a w przypadku elementów graficznych – tym, co przedstawia.

Przykład znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

Ekspert badający przeciwstawione oznaczenia w warstwie koncepcyjnej powinien sprawdzić definicję słów zawartych w znaku w słowniku języka polskiego lub innych dostępnych słownikach, encyklopediach i podobnych źródłach.

W niektórych sytuacjach, na przykład w odniesieniu do podstawowych słów z języka angielskiego – takich jak „shop” czy „love”, oznaczenie będzie zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Sytuacja ta może dotyczyć także innych języków obcych. W wyroku WSA w Warszawie z dnia 18 października 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 252/13, Sąd stwierdził, że „prawidłowo UP odniósł się do podnoszonej przez skarżącą kwestii stopnia znajomości języków obcych, w tym języka angielskiego. Proste i pospolite słowa bez trudu są rozumiane przez osoby, które nie posługują się na co dzień znajomością tego języka. Słowa «hialu, skin i expert» do takiej grupy słów się właśnie zaliczają. Skrót występujący w przedmiotowym oznaczeniu «HIALU» jest częstym członem (czy jako skrót, czy jako cały wyraz/wyrażenie) pojawiającym się na kosmetykach najnowszej generacji”. Podobnie, w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r., WSA w Warszawie uznał, że „zmieniająca się rzeczywistość – w tym gospodarcza – wymusiła i wymusza znajomość tego języka, przynajmniej w stopniu podstawowym w każdej grupie społecznej. Zatem zainteresowani w Polsce odbiorcy są w stanie odczytać znaczenie słów «NATIVE ENGLISH»”.

Przykład znaków podobnych

W niektórych sytuacjach pomimo zapisania danego słowa niezgodnie z zasadami prawidłowej pisowni porównywane oznaczenia będą miały identyczną treść semantyczną z uwagi na identyczne brzmienie słów.

Przykłady znaków podobnych

Odnośnie do treści semantycznej imion i nazwisk – sam fakt, że dwa imiona lub nazwiska mogą zostać zakwalifikowane do wspólnej kategorii „nazwisk” lub „imion”, nie przesądza o istnieniu podobieństwa w warstwie znaczeniowej (przykładowo podczas porównywania imiona: Karol i Ewa należy uznać brak podobieństwa znaczeniowego, jednakże w przypadku imienia i jego zdrobnienia, na przykład Magda i Madzia – należy uznać podobieństwo na płaszczyźnie znaczeniowej).

Przykłady znaków podobnych

Jeżeli zgłoszony znak stanowi synonim znaku wcześniej zarejestrowanego lub jeżeli silnie nawiązuje znaczeniowo do znaku przeciwstawionego, jest to istotny argument przemawiający za istnieniem podobieństwa porównywanych znaków [zob. System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012].

Przykład znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

4.         Reguły kolizyjne wypracowane w orzecznictwie

W praktyce orzeczniczej, jak również w doktrynie, wykształcono szereg reguł specjalnych, według których ustala się podobieństwo porównywanych oznaczeń w ramach różnych rodzajów znaków.

Jedna z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że co do zasady początek słowa lub znaku ma szczególne znaczenie w kontekście oceny podobieństwa, ponieważ przyciąga uwagę odbiorcy bardziej niż końcówka znaku.

Przykład znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

Kolejna reguła, tzw. przejęcie znaku zarejestrowanego w znaku zgłoszonym, wyraża się tym, że zawarcie w późniejszym znaku wcześniejszego znaku słownego z dodaniem innego słowa stanowi wskazówkę, co do podobieństwa znaków [zob. wyrok ETS z dnia 6 października 2005 r., C-120/04 MEDION AG]. Niemniej, NSA w wyroku z dnia 11 października 2011 r. W sprawie sygn. akt II GSK 914/10 stwierdził, że nie ma, co do zasady, przeszkód do inkorporowania w znaku późniejszym elementów znanych we wcześniejszych znakach, o ile późniejszy znak zachowuje swój charakter odróżniający, niewprowadzający w błąd nabywcy co do pochodzenia towarów oznaczanych tym znakiem.

Przykłady znaków podobnych

Przykład znaków niepodobnych

Następna z reguł oceny podobieństwa znaków towarowych odnosi się do tzw. znaków towarowych krótkich. Długość oznaczeń może mieć wpływ na końcową ocenę różnic występujących między nimi. Co do zasady, im krótszy jest dany znak towarowy, tym łatwiej relewantny krąg odbiorców dostrzeże poszczególne elementy składające się na ten znak. Przyjmuje się, że z reguły w znakach krótkich (do 5 liter włącznie) wystarczy różnica jednej litery, by wyłączyć podobieństwo. W znakach słownych średniej długości (do 8 liter włącznie) różne powinny być co najmniej dwie litery [por. M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ 1982, z. 2, str. 17–18]. Należy jednak pamiętać, że reguła ta nie może być stosowana automatycznie, gdyż w praktyce mogą występować oznaczenia krótkie, różniące się tylko jedną literą, a mimo to mogą być uznane za znaki podobne w całościowym odbiorze np. W sytuacji podobieństwa fonetycznego.

5.         Wynik porównywania oznaczeń

Samo stwierdzenie podobieństwa porównywanych znaków jest niewystarczające – należy określić stopień tego podobieństwa. Zazwyczaj wyróżnia się mały, średni lub wysoki poziom podobieństwa. Konkluzja dotycząca stopnia podobieństwa oznaczeń we wszystkich trzech płaszczyznach: fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, powinna być wynikiem oceny wszystkich relewantnych czynników, o których była mowa wcześniej (oceny elementów dominujących, dystynktywnych itd.). Określony stopień podobieństwa oznaczeń będzie miał istotne znaczenie w odniesieniu do całościowej oceny ryzyka niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.