Podstawową, konstytutywną funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia towaru/usługi – identyfikacja przedsiębiorcy. Chodzi o to, aby w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego znak towarowy mógł być przez odbiorców postrzegany jako oznaczenie, według którego można dany towar bądź usługę zidentyfikować co do pochodzenia od określonego przedsiębiorcy. Dlatego też oznaczenie, by móc pełnić funkcję znaku towarowego, musi posiadać zdolność odróżniającą.

Wyróżnia się abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą. Stwierdzenie, że oznaczenie posiada abstrakcyjną zdolność odróżniającą nie przesądza jeszcze o zdolności rejestracyjnej znaku, aczkolwiek jest niezbędnym warunkiem do przeprowadzenia dalszych badań. Nawet jeśli oznaczenie posiada zdolność odróżniającą per se, może zostać wyłączone z rejestracji ze względu na potrzebę ochrony interesu o charakterze ogólnym, polegającym na pozostawieniu danego oznaczenia w domenie publicznej [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 566]. Abstrakcyjna zdolność odróżniająca sprowadza się w istocie do oceny, czy dane oznaczenie może pełnić funkcję identyfikacyjną, rozumianą jako możliwość przekazania odbiorcy informacji o pochodzeniu towaru, niezależnie od tego, jakiego rodzaju jest to towar.

Konkretną zdolność odróżniającą zdefiniować można jako ogół cech oznaczenia pozwalający wyróżnić dany towar lub usługę na rynku (zdolność wyróżniająca) na tle towarów lub usług identycznych lub podobnych pochodzących z innego źródła (przedsiębiorstwa).

Stwierdzenie przez Urząd, że oznaczenie nadaje się do odróżniania towarów bądź usług pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego przedsiębiorstwa, nie oznacza automatycznie, że takie oznaczenie posiada konkretną zdolność odróżniającą dla określonych towarów i usług.

Artykuł 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp określa, że na oznaczenia, które nie nadają się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (tj. nieposiadające znamion odróżniających względem tych towarów, a więc pozbawione zdolności wyróżniającej – niedystynktywne), nie udziela się praw ochronnych. Oznaczenia pozbawione takiej zdolności nie mogą więc być chronione w charakterze znaku towarowego.

Następnie art. 129¹ ust. 1 w pkt 3–4 pwp wymienia inne grupy oznaczeń, również pozbawione charakteru odróżniającego względem towarów, na które nie udziela się praw ochronnych. Charakteru takiego pozbawione są (z zastrzeżeniem art. 130 pwp) oznaczenia składające się wyłącznie z elementów:

• mogących służyć do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności – tzw. oznaczenia opisowe (129¹ ust. 1 pkt 3 pwp);
• które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (129¹ ust. 1 pkt 4 pwp).

Przy dokonywaniu oceny zdolności odróżniającej należy pamiętać, że kwalifikacja znaku towarowego do jednej z powyżej wskazanych kategorii nie eliminuje bynajmniej możliwości uznania, że należy ono również do którejś z pozostałych. Jedno oznaczenie może bowiem spełniać kryteria więcej niż jednej z tych grup [zob. wyrok ETS z dnia 26 października 2000 r., T-345/99 Trustedlink].

Należy zauważyć, że wskazane w art. 129¹ ust. 1 pkt 1–4 pwp przypadki braku zdolności odróżniającej nie mają jednolitego charakteru. O ile bowiem oznaczenia pozbawione abstrakcyjnej zdolności odróżniającej zostają wyłączone z rejestracji ze względu na niemożność spełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego (129¹ ust. 1 pkt 1 pwp), o tyle przyczyna wyłączenia oznaczeń informacyjnych i wyrażeń językowych oraz innych używanych powszechnie w obrocie (129¹ ust. 1 pkt 3–4 pwp) jest zupełnie inna. Jak wyraźnie podnosi się w doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia te powinny pozostać wolne ze względu na ochronę interesów konkurentów, niezależnie od tego, czy posiadają lub mogą posiadać zdolność odróżniającą [K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 577]. Nie udziela się także ochrony na oznaczenia, które nie będą postrzegane przez konsumentów jako znaki towarowe, w stosunku do konkretnych towarów i usług, a więc oznaczenia niedystynktywne (129¹ ust. 1 pkt 2 pwp), najczęściej z uwagi na ich banalny charakter.