Do katalogu bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zalicza się tzw. znaki mylące. Przesłanki dotyczące znaków mylących określa art. 129¹ ust. 1 pkt 12 pwp, którego szczególne rozwinięcie w stosunku do wyrobów alkoholowych określa art. 129¹ ust. 2 pwp.

Celem wymienionych przepisów jest ochrona konsumenta określonych towarów lub usług przed wprowadzeniem w błąd ze względu na immanentne cechy danego oznaczenia. Podczas rozstrzygania o mylącym charakterze oznaczenia konieczne jest zatem odwołanie się do rodzaju towaru lub usługi, dla których ma być ono stosowane, jak również do postrzegania i rozumienia danego oznaczenia przez przeciętnego odbiorcę danych towarów lub usług. Należy przy tym przyjąć założenie, że przeciętny konsument jest dostatecznie uważny i ostrożny, a zatem nie powinien być szczególnie podatny na wprowadzenie w błąd.

1.         Błąd co do właściwości towaru

Przepis art. 129¹ ust. 1 pkt 12 pwp stanowi, że „nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które ze swej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru”. Ustawodawca w sposób szczególny zwrócił uwagę na możliwość wystąpienia mylących właściwości znaku w odniesieniu do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru, określając wzajemnie niewykluczające się okoliczności lub cechy, których może dotyczyć błąd. Katalog przypadków wprowadzenia w błąd nie jest jednak zamknięty, lecz zwraca uwagę na najczęściej występujące.

Dla oceny mylącej natury znaku istotna jest nie tylko obiektywnie stwierdzana niezgodność danych zawartych w znaku z rzeczywistością, ale także subiektywne przekonanie kupującego o istnieniu lub braku sugerowanych przez znak cech towaru. Dlatego w przypadku, gdy znak towarowy wywołuje określony przekaz semantyczny, który jest sprzeczny przykładowo z charakterem, jakością bądź pochodzeniem geograficznym towarów, należy uznać, że istnieje ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd z uwagi na mylący charakter znaku.

Za znaki mylące należy uznać takie, które są mylące co do jakichkolwiek cech towarów, które decydują o ich właściwości, jak również tych, które nie są cechami charakterystycznymi, ale które mogą być wykorzystane dla opisu danego towaru.

Przykładowo oznaczenia zawierające lub składające się z elementów, które wskazują wprost lub sugerują wykonanie towaru ze specjalnego materiału, takiego jak np. POLSKI GRANIT, mogą być mylące, a nabywca, który decyduje o zakupie na podstawie mylnie sugerowanej w oznaczeniu cechy sygnowanego nim towaru, może zostać wprowadzony w błąd.

Błąd co do właściwości towaru (usługi), o którym stanowi powołany przepis, należy rozumieć jako błąd co do jego właściwości fizycznych. Właściwości fizyczne to cechy postrzegalne zmysłowo. Pojęcie charakteru towaru należy rozumieć natomiast szerzej, a mianowicie można je odnieść do cech niezwiązanych z fizycznymi właściwościami towaru, a cech wynikających z postrzegania danego towaru w obrocie np. jako towaru luksusowego [Por. P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Ocena mylącego charakteru oznaczenia dokonywana jest zawsze przy uwzględnieniu percepcji i rozumienia przeciętnego odbiorcy towarów bądź usług, do których skierowane są towary sygnowane określonym oznaczeniem. Chodzi o ustalenie czy w odczuciu kupującego oznaczenie nałożone na określony towar może samo w sobie, „ze swej istoty”, być mylące w odniesieniu do jakichkolwiek cech czy właściwości tego towaru. Należy przy tym zaznaczyć, że istotne znaczenie ma również to, w jaki sposób został sformułowany wykaz towarów (usług), dla których znak został zgłoszony. W przypadku gdy wykaz towarów jest sformułowany ogólnie, przy użyciu szerokich kategorii towarów, a znak odnosi się treściowo bądź wizualnie do konkretnego towaru występującego w tej kategorii towarów, należy przyjąć, że znak ten nie będzie wprowadzać konsumentów w błąd. Natomiast w przypadku szczegółowo określonego wykazu towarów (usług) rozbieżność między warstwą znaczeniową znaku a rodzajem oznaczonych nim towarów zwykle będzie prowadzić do uznania znaku za mylący.

Podczas rozstrzygania o mylącym charakterze oznaczenia konieczne jest zatem uwzględnienie rodzaju towaru lub usługi w kontekście towarów objętych zgłoszeniem, z jednoczesnym uwzględnieniem percepcji i rozumienia danego oznaczenia przez przeciętnego odbiorcę danych towarów (usług).

Podkreślenia jednak wymaga, że ocena mylącego charakteru oznaczenia ma obejmować samą istotę zgłoszonego znaku, a nie warunki rynkowe, w jakich będzie on używany. Sformułowanie „ze swej istoty” obliguje do oceny znaku jedynie przez pryzmat jego formy przedstawieniowej, bez uwzględnienia ewentualnych konsekwencji wynikających z jego używania w obrocie [zob. wyrok WSA z dnia 3 września 2008 r., VI SA/WA 491/08].

Ocena mylącego charakteru oznaczenia obejmuje również sprawdzenie, czy znak, choćby zawierał prawdziwe dane, może skłonić kupującego do błędu w wyborze towaru. Przyjmuje się, że jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że treść znaku wprowadzi przeciętnego odbiorcę w błąd co do jakiejkolwiek cechy bądź właściwości sygnowanego nim towaru, to można mówić o znaku mylącym.

Ocena mylącego charakteru oznaczenia dotyczy także użytej w znaku grafiki, która w wielu przypadkach może mieć bezpośredni bądź sugestywny charakter w odniesieniu do oznaczonych nią towarów lub usług. W tym przypadku należy ustalić, czy zawarta w oznaczeniu prezentacja graficzna charakteryzuje w jakiś sposób rodzaj lub właściwości oznaczanych nią towarów lub usług, a jeżeli tak, to czy przekaz, jaki wyraża, może być nośnikiem mylących treści względem charakteru, rodzaju bądź właściwości tych towarów bądź usług. W orzecznictwie podkreśla się, że ta grupa oznaczeń powinna zawierać treści zgodne z zawartością opakowania, a więc z towarem, który został wskazany w wykazie [zob. wyrok WSA z dnia 21 czerwca 2010 r., VI SA/Wa 711/10; podobnie wyrok WSA z dnia 23 kwietnia 2012 r., VI SA/Wa 2032/11 oraz wyrok NSA z dnia 4 lutego 2014 r., II GSK 1708/12].

2.         Geograficzne pochodzenie towaru

Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 12 pwp znaki zawierające elementy o charakterze geograficznym nie są wyłączone z rejestracji, o ile nie są mylące. Mowa tu o sytuacji, gdy oznaczenia odwołują się do rzeczywiście istniejących miejsc geograficznych, zaś rodzaj oznaczanych nimi towarów nie budzi wśród odbiorców skojarzeń z określonym pochodzeniem geograficznym. Znaki te powinny być traktowane przez odbiorców jako fantazyjne. Nie zawsze bowiem w przypadku rozbieżności pomiędzy pochodzeniem danego towaru w znaczeniu geograficznym a geograficznym elementem znaku będzie można mówić o oznaczeniu mylącym.

Innymi słowy w przypadku oznaczeń zawierających elementy o charakterze geograficznym bądź elementy sugerujące to pochodzenie konieczne jest dokonanie oceny, czy w odczuciu odbiorcy, do którego skierowane są zgłoszone towary, znak ten może wprowadzać w błąd co do jego pochodzenia geograficznego.

Należy przyjąć, że o fantazyjnym charakterze nazwy geograficznej zamieszczonej w znaku można mówić wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że towar oznaczony taką nazwą nie pochodzi z regionu, na który nazwa ta wskazuje. Dotyczy to oznaczeń zawierających rzeczywistą nazwę geograficzną, natomiast dany obszar geograficzny nie słynie z produkcji towarów, dla których znak ten został zgłoszony, np. ATENY dla kostki brukowej, BAHAMA dla wyrobów cukierniczych, JAMAJKA dla wyrobów czekoladowych.

Z fantazyjnym charakterem nazwy geograficznej mamy do czynienia także w przypadku, gdy na określonym obszarze nie jest raczej możliwe wytwarzanie jakiegokolwiek rodzaju towaru, np. MOUNT BLANC dla materiałów budowlanych wykończeniowych, PACYFIK dla papierosów, TAJGA dla kosmetyków, ANNAPURNA dla pościeli.

Na gruncie omawianego przepisu decydujące jest zatem ustalenie, czy towary lub usługi przeznaczone do oznaczania zgłoszonym znakiem mogłyby, w odczuciu przeciętnego odbiorcy, przynajmniej teoretycznie, pochodzić z tego obszaru w sensie geograficznym. W innych przypadkach należy uznać, że odniesienie w znaku do nazwy geograficznej ma charakter fantazyjny.

Należy także podkreślić, że o rzeczywistym pochodzeniu towaru nie będzie decydować siedziba zgłaszającego, lecz ocena, czy oznaczenie to w powiązaniu z towarem jest ze swej istoty mylące [zob. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 612–613].

Przykładowo takie oznaczenia jak GULIANO CONTI lub FRANCESCA DOBRANI zgłoszone przez polski podmiot w odniesieniu do ubrań bądź innych towarów związanych z modą mogą sugerować konsumentom, że towary te zostały zaprojektowane lub wyprodukowane przez włoskiego projektanta, co oczywiście może nie być zgodne z prawdą, bowiem powyższe oznaczenia stanowią nazwy, które odnoszą się do postaci fikcyjnych. A zatem taka okoliczność sama w sobie nie jest wystarczająca do zakwestionowania znaku jako mylący. W rzeczywistości bowiem są to przykłady oznaczeń o charakterze sugestywnym nieposiadających wyraźnej sprzeczności między wrażeniem konsumenta, jakie wywołuje na nim to oznaczenie, a cechami czy właściwościami oznaczanych nimi towarów.

Jednocześnie należy pamiętać, że także posługiwanie się prawdziwym oznaczeniem geograficznym jest ograniczone przepisami prawa. Zgodnie z art. 1291 ust. 4 nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy wyłączony z rejestracji na podstawie przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej lub umowy międzynarodowej przewidujących ochronę oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności, w zakresie w nich przewidzianych.