Zgodnie z art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp „po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 pwp lub art. 15217 ust. 1 pwp, uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich”.

Urząd jest uprawniony do rozstrzygania kwestii dotyczących naruszenia praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27 listopada 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1388/07, stwierdził, że „Urząd Patentowy RP posiada wyłączną kognicję w sprawach decyzji w zakresie rejestrowalności znaku towarowego, jak i przeszkód w rejestracji określonego znaku oraz posiada uprawnienia do samodzielnego ustalenia faktów i dokonania prawnej oceny zebranego materiału dowodowego, w tym do ustalenia, czy znak towarowy narusza prawa osobiste lub majątkowe”.

W tym zakresie ocenie Urzędu podlega ściśle zakreślona kwestia używania znaku towarowego, w sposób który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

W zakresie używania znaku należy zwrócić uwagę na normę art. 153 pwp, zgodnie z którą: „Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. Z kolei art. 154 pwp doprecyzowuje, że „Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: 1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem; 2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 3) posługiwaniu się nim w celu reklamy”.

Należy pamiętać, że „Kwalifikacja naruszenia praw majątkowych z art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp, analogicznie do praw osobistych, jest przeprowadzona na podstawie przepisów regulujących wcześniejsze prawo podmiotowe. Naruszenie występuje wtedy, gdy są spełnione w świetle tych przepisów wszystkie przesłanki bezprawnej ingerencji we wcześniejsze prawo podmiotowe” [por. Komentarz do art. 1321 ust. 1 pkt 1 [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017].

Ocena naruszenia praw podmiotowych – osobistych, czy też majątkowych, przez organ administracyjny w postępowaniu administracyjnym jest sytuacją szczególną. Prowadzona jest ona przede wszystkim w wypadku, gdy strona wnosząca sprzeciw nie przedstawia wyroku sądu powszechnego stwierdzającego naruszenie. Postępowanie cywilne umożliwia bowiem dochodzenie ochrony praw w szerszym zakresie z uwzględnieniem także postępowania dowodowego.

Podczas składania podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest wymagane od zgłaszającego wykazanie się tytułem prawnym do zgłoszenia znaku na swoją rzecz. Zakłada się dobrą wiarę zgłaszającego, co oznacza, że przyjmuje się, iż przysługuje mu uprawnienie do tego znaku [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r., VI SA/Wa 978/07; M. Andrzejewski, P. Kostański, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010].

Tym samym strona wnosząca sprzeciw powinna przedstawić materiał dowodowy pozwalający w sposób jednoznaczny ustalić istnienie prawa podmiotowego i jego naruszenie (zagrożenie naruszeniem) przez zgłoszenie znaku towarowego z zamiarem jego używania.

Przykładowo ustalenie ingerencji w dobra osobiste wnoszącego sprzeciw warunkowane jest zidentyfikowaniem takiego dobra przez podmiot domagający się ochrony. Urząd Patentowy jako organ administracyjny „nie poszukuje” bowiem możliwych obszarów naruszeń i nie antycypuje zakresu tego naruszenia czy też zagrożenia w tym względzie. Inaczej mówiąc, to do wnoszącego sprzeciw należy zindywidualizowanie i jednoznaczne wskazanie dobra osobistego, które jest przedmiotem naruszeń związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego – Urząd nie może w tym zakresie poszukiwać potencjalnie naruszonych dóbr i praw na dobrach osobistych, ani też domniemywać zakresu ich naruszenia.

Spełnienie ustawowych warunków odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy zgodnie z treścią art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp jest oceniane przez Urząd z perspektywy daty zgłoszenia znaku towarowego. Zagadnienia związane z kwestiami podmiotowymi i przedmiotowymi wiążącymi się z prawem zgłoszonym do ochrony, a w szczególności takie, czy zgłaszającemu w ogóle przysługuje prawo do zgłoszonego znaku, należy oceniać według daty zgłoszenia znaku towarowego [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1388/07, potwierdzony przez wyrok NSA z dnia 26 stycznia 2010 r., II GSK 344/09]. Zastosowanie znajduje tutaj tzw. zasada priorytetu, zgodnie z którą w przypadku kolizji między prawem osobistym i/lub majątkowym a znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej. Jednakże samo pierwszeństwo w prawie może okazać się niewystarczające do stwierdzenia jego naruszenia – przykładowo prawo do firmy funkcjonalnie może dotyczyć innego rynku niż rynek towarów, dla których zgłaszany jest znak towarowy.

Należy zauważyć, że naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich ma charakter obiektywny w tym sensie, że jest niezależne od wiedzy zgłaszającego w momencie składania wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy o tym, że prawa osób trzecich są naruszane [zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., II GSK 9/06].

Zgodnie z treścią art. 133 pwp „Jeżeli uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy sprzeciw, o którym mowa w art. 1526a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, podlega oddaleniu”. W związku z powyższym w przypadku nadesłania pisemnej zgody dochodzi do usunięcia bezprawności naruszenia art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp.

Okolicznościami wyłączającymi bezprawność naruszenia mogą być również działanie w ramach porządku prawnego czy też wykonywanie własnego prawa podmiotowego.

Przepis art. 1321 ust. 1 pkt 1 pwp nie wymienia wprost, jakie kategorie praw podmiotowych mogą stanowić przeszkodę w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Kategoriami praw osobistych i majątkowych, które mogą zostać naruszone przez używanie znaku towarowego, są przede wszystkim:

  • prawo do imienia, nazwiska, pseudonimu,
  • prawo do wizerunku,
  • prawo do firmy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo do nazwy zespołu muzycznego,
  • autorskie prawa osobiste i majątkowe.