1.         Uwagi ogólne

Następna grupa oznaczeń wyłączonych z rejestracji została wskazana w art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp. Przepis ten wymienia pozbawione zdolności odróżniającej oznaczenia składające się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności: rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczania, sposobu wytwarzania, składu, funkcji, przydatności. Jest to katalog otwarty danych informacyjnych, a użycie sformułowania „w szczególności” wskazuje, że wymienione w tym artykule wskazania mają jedynie charakter przykładowy.

Oznaczeniami pozbawionymi zdolności odróżniającej będą więc wszelkie oznaczenia, które jedynie opisują zgłoszone towary bądź usługi. Kluczowa będzie ocena dokonana z punktu widzenia odbiorców takich towarów lub usług, która powinna rozstrzygać, czy oznaczenia takie są postrzegane jako opisowe.

Oznaczenie ma charakter opisowy, jeżeli wykazuje ono wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z towarami lub usługami wskazanymi w zgłoszeniu.

Kryterium pozwalającym na uznanie, że dane oznaczenie jest opisowe, nie jest to, że dany krąg odbiorców ustali istnienie bezpośredniego i natychmiast dostrzegalnego związku między wspomnianym oznaczeniem a konkretnym towarem lub usługą, ale to, że w odczuciu właściwego kręgu odbiorców wspomniane oznaczenie określa jedną lub więcej niż jedną z właściwości owych towarów lub usług [zob. wyrok SUE z dnia 27 lutego 2015 r., T-106/14, Universal Utility International/OHIM (Greenworld), pkt 33].

Wyłącznie opisowy charakter wyraża się w tym, że formę przedstawieniową znaku wypełnia w całości treść informująca o cechach towaru bądź usług. Chodzi zatem o takie znaki, które składają się wyłącznie z elementów wskazujących na cechy towaru bądź usług, jak i takie, których treść jest opisowa względem towaru, dla którego znak jest przeznaczony. Charakter taki, oprócz np. oznaczeń graficznych, form przestrzennych, posiadać mogą głównie oznaczenia słowne, ale także słowno-graficzne.

Przykład

Zwykły dekoracyjny element w postaci walizki nie tylko nie jest w stanie zmniejszyć opisowego przekazu oznaczenia, ale nawet go wzmacnia.

2.         Monopolizacja oznaczeń informacyjnych/opisowych

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej z jednej strony mają na celu zapewnienie wyłączności korzystania z oznaczenia w obrocie, z drugiej jednak strony zapobiegają ograniczeniom swobody gospodarczej. Nie pozwalają na monopolizację oznaczeń niemogących identyfikować przedsiębiorców, a pełniących na rynku jedynie szeroko pojętą funkcję informacyjną.

Z brzmienia art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp, tj. ze sformułowania „mogące służyć w obrocie”, wynika potrzeba badania obiektywnej przydatności oznaczenia do wskazania właściwości lub cech towaru bądź przekazania informacji innej niż oznaczenie pochodzenia towaru.

W związku z powyższym przydatność oznaczenia do przekazywania informacji powinna być oceniana nie tylko z punktu widzenia aktualnego stanu rynku, ale również z uwzględnieniem możliwości pełnienia przez oznaczenie funkcji informacyjnej w przyszłości.

Na tle tego przepisu konieczne jest więc uwzględnienie interesu konkurentów, który wyraża się w swobodzie wykorzystywania oznaczeń informacyjnych w celu należytego poinformowania kupujących o towarze i jego właściwościach [zob. wyroki TSUE: z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99 POSTKANTOOR; z dnia 12 stycznia 2006 r., C-173/04 Deutsche Sisi-Werke].

W interesie publicznym jest bowiem, aby wszystkie oznaczenia, które mogą służyć w obrocie do opisywania cech towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony, pozostawały wolne dla wszystkich przedsiębiorców. Powinni oni mieć możliwość używania tych oznaczeń do opisywania takich samych cech swoich własnych produktów [zob. wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99 POSTKANTOOR].

3.         Kategorie oznaczeń opisowych

3.1.        Znaki słowne

Znaki słowne stanowią trzon znaków opisowych. Ten rodzaj znaków jest najczęściej stosowany w praktyce.

Przykłady oznaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

Konto osobiste standard – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36, takich jak usługi polegające na prowadzeniu rachunku osobistego służącego do gromadzenia wkładów oszczędnościowych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych (Z.230172);

Złote piwo jasne – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 32: piwo (Z.250154);

Kiełbaski do piwa – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 29: mięso, wyroby mięsne (Z.284881);

Mydło kuchenne – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 3: kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, mydła zapachowe, mydła dezynfekujące, mydła toaletowe (Z.305800);

Centrum Badania Opinii Publicznej – przeznaczone do oznaczania usług zawartych w kl. 35: badania opinii publicznej (Z.400576);

Wyborne jajo – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 29: jaja konsumpcyjne, w tym z hodowli ściółkowej, jaja w proszku, masa jajeczna, białka jajek, żółtka jajek, przetwory jajowe: suszone, chłodzone i mrożone, jaja liofilizowane [zob. wyrok NSA z dnia 20 listopada 2013 r., VI SA/Wa 1329/13];

Polbar – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 29, 31, 44: drób nieżywy, jaja, mięso, drób żywy, pokarm dla zwierząt, produkty do hodowli zwierząt; hodowla zwierząt, pomoc weterynaryjna [zob. wyrok WSA z dnia 30 kwietnia 2008 r. VI, SA/Wa 262/08 – polbar oznacza rasę kur];

Herbatniki Tradycyjne – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: wyrób cukierniczy trwały [zob. wyrok WSA z dnia 17 lutego 2005 r., VI SA/WA 763/04];

FITO APTEKA – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 5, 30, 35, 39: herbata lecznicza, napoje lecznicze, zioła lecznicze, nalewki z ziół do celów leczniczych, wyciągi z ziół do celów leczniczych, herbata ziołowa, zioła lecznicze, zioła suszone, mieszanki ziołowe do celów leczniczych; herbata, herbata mrożona, herbata owocowa, herbata instant, kawa, kawa zbożowa, preparaty roślinne zastępujące kawę; usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie ziół, ziół leczniczych, herbat ziołowych, ziół suszonych, herbat, kompozycji ziół i owoców, herbat owocowych, mieszanek herbat, kompozycji herbat; konfekcjonowanie i pakowanie ziół, konfekcjonowanie i pakowanie herbat [zob. wyrok NSA z dnia 16 listopada 2012 r., II GSK 1601/11].

3.2.        Neologizmy

Częstą formą oznaczeń opisowych są oznaczenia słowne stanowiące połączenie dwóch (lub więcej) wyrazów w jeden – tworzące neologizm, czyli słowo niewystępujące wcześniej w danym języku [zob. wyrok SPI z dnia 12 stycznia 2000 r., T-19/99 companyline].

Podczas oceniania zdolności takiego oznaczenia do przekazywania informacji o towarach lub usługach należy mieć na uwadze to, czy neologizm, tak jak każdy inny znak, ma charakter opisowy w stosunku do tych towarów i usług. Charakter opisowy znaku w tym wypadku odnosi się jednak zarówno do towarów lub usług, jak i zrozumienia całego znaku przez jego odbiorców.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wspólnotowym zarejestrowane mogą zostać tylko takie znaki towarowe stanowiące neologizmy, których całościowe wrażenie odróżniające odnoszone do konkretnych towarów lub usług jest na tyle silne, że przewyższa opisowość poszczególnych elementów tworzących ten znak. Dla oceny stopnia nowości (wyjątkowości) neologizmów ma również znaczenie analiza z punktu widzenia zasad słowotwórstwa i gramatyki danego języka [zob. m.in. wyrok SUE z dnia 2 lutego 2012 r., T-321/09]. Należy jednakże pamiętać, iż okoliczność, że znak towarowy wykazuje błędną pod względem gramatycznym strukturę, nie może prowadzić do wniosku, że znak ten jako całość automatycznie wywołuje na użytkowniku wrażenie odmienne od tego, które wywołują poszczególne elementy, z których ten znak się składa [zob. wyrok SPI z dnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03; wyrok SUE z dnia 24 kwietnia 2012 r., T-328/11].

Przykłady oznaczeń, na które nie udzielono prawa ochronnego

DigiFilm oraz DigiFilmMaker – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 9 i 42 związanych z fotografią cyfrową [zob. wyrok SPI z dnia 8 września 2005 r., T-178/03, T-179/03].

W powyższych orzeczeniach Sąd stanął na stanowisku, że „przez zastosowanie dużych pierwszych liter każdej z części składowych, kombinacja może zostać łatwo «odszyfrowana», zatem połączenie ich w jedno wyrażenie jest sztucznym zabiegiem. W konsekwencji, zgłoszone kombinacje nie stanowią fantazyjnego neologizmu, a jedynie sumę ich części składowych, które nadmiernie sugerując przeznaczenie wskazanych w zgłoszeniu towarów i usług, nie mogą służyć jako ich znaki towarowe”.

RadioCom – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 35, 38 i 41 związanych z nadawaniem audycji radiowych przez Internet [zob. wyrok SPI z dnia 22 maja 2008 r., T-254/06].

W wyroku tym Sąd zaprezentował pogląd, że wieloznaczność jednego z członków oznaczenia (w tym przypadku „com”) również nie dodaje znakowi znamion odróżniających. Bez względu bowiem na to, że może być inaczej interpretowany, to jednym ze znaczeń jest wskazywanie na powiązanie z siecią Internet.

Bioknowledge – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 9 i 16 oraz usług z kl. 42 [zob. wyrok SPI z dnia 19 stycznia 2005 r., T-387/03].

Sąd odrzucił argumenty, że sporne wyrażenie jest neologizmem, który nie ma żadnego ustalonego w języku angielskim znaczenia. Wskazał, że argument taki nie może być trafny, ponieważ połączenie wyrazów polega na ich zwykłym zespoleniu w jeden wyraz, bez nadania im jakiejkolwiek niezwykłej formy graficznej lub semantycznej, dzięki której mogłyby uzyskać zdolność odróżniającą względem towarów, do oznaczania których mają służyć. Sąd przypomniał również, że nie ma znaczenia brak zgłoszonego wyrazu w słownikach, nie jest to bowiem kryterium oceny zdolności odróżniającej znaków.

Postkantoor – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 16 oraz usług z kl. 35–42 [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99].

Trybunał orzekł, że „generalną zasadą jest, że zwykłe połączenie elementów, z których każdy jest opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których zgłoszono znak, dalej skutkuje opisowością Z(…). Zwyczajne zestawienie takich elementów razem, bez wprowadzania jakiejkolwiek zmiany, w szczególności składniowej lub znaczeniowej, nie może skutkować niczym innym jak tym, że znak zawiera wyłącznie oznaczenia mogące służyć w obrocie do określenia cech towarów i usług”.

PsychoDietetyka – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 35, 38, 39 i 41–44 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1806/11].

Sąd stwierdził, że oznaczenie „PsychoDietetyka” nie posiada dostatecznych znamion odróżniających w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego i nie nadaje się do odróżniania usług określonego przedsiębiorstwa od usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Wyrażenie to jest neologizmem powstałym z połączenia członu „psycho”, pochodzącego od słowa „psychologia”, i słowa „dietetyka”. Obydwa człony tworzące wyraz „psychodietetyka” należą do słownictwa miarodajnego języka, zaś ich połączenie nie stanowi odstępstwa od zasad słowotwórstwa tego języka i nie jest nietypowe dla jego struktury. Znaczenie połączonych ze sobą elementów pozostaje czytelne dla przeciętnego odbiorcy. Mimo że określenie to nie występuje w słownikach, nie jest określeniem fantazyjnym i wskazuje na połączenie czynników psychologicznych z zasadami odżywiania.

3.3.        Oznaczenia aluzyjne i sugerujące

Jak przyjmuje się w polskiej doktrynie i orzecznictwie, oznaczenia sugerujące to takie oznaczenia, które sugerują określone cechy zgłoszonych towarów, natomiast oznaczenia aluzyjne to takie, które stanowią aluzję do tych cech. Tego rodzaju oznaczenia wywołują wprawdzie pewne konotacje z konkretnymi towarami, jednakże nie stanowią przykładu oznaczeń wprost opisowych względem tych towarów. Naprowadzenie odbiorcy na cechy towarów następuje bowiem dopiero drogą skojarzenia myślowego, jako rezultat dedukcji.

Charakteru opisowego są pozbawione także te znaki, które dopiero drogą pośredniego wnioskowania, dokonanego przez potencjalnego odbiorcę, mogą stanowić oznaczenie cech towarów lub usług sygnowanych tym znakiem [zob. wyroki WSA w Warszawie: z dnia 25 września 2008 r., VI SA/WA 1144/08; z dnia 8 maja 2009 r., VI SA/WA 2411/08; wyrok NSA z dnia 16 grudnia 2009 r., II GSK 214/09].

Przykłady oznaczeń zarejestrowanych

Konto Witalne – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36: usługi finansowe, usługi bankowe (R.251198);

Herbatniki Apetytki – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: wyrób cukierniczy trwały – ciastka (R.170994);

SMAKUŚ – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 5, 10, 16, 25, 28–30, 32, 42 (R.129543).

Należy jednak zwrócić uwagę na najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, który związek towaru z oznaczeniem w zakresie opisu cech postrzega wieloaspektowo:

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych wyrażenie oznacza „dym, zaciągnięcie się czy palenie o dobrym smaku”. Stanowi bezpośredni opis właściwości towarów. Elementy graficzne wzmacniają charakter opisowy znaku – kojarzą się z kłębami dymu.

Warstwa słowna opisuje rodzaj, przeznaczenie i przedmiot usług informatycznych w Internecie. Element graficzny ma bezpośredni związek ze znaczeniem znaku „cloud computing”. Nawet jeśli nie oddaje on precyzyjnie tego znaczenia, to i tak nie odwraca uwagi odbiorców od informacyjnego przekazu znaku, a w konsekwencji znak ma charakter opisowy.

3.4.        Oznaczenia opisowe sformułowane w języku obcym

W odniesieniu do zgłoszonych do rejestracji oznaczeń sformułowanych w języku obcym i posiadających w tym języku charakter opisowy należy w ślad za orzecznictwem podkreślić, że art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp nie stanowi, co do zasady, przeszkody rejestracji takich oznaczeń, chyba że znacząca część relewantnego kręgu krajowych odbiorców towarów lub usług sygnowanych znakiem towarowym, zapisanym w języku obcym, byłaby w stanie odczytać jego znaczenie i rozpoznać jego wyłącznie opisowy charakter [zob. wyroki NSA z dnia 20 marca 2003 r., II SA 92/02, z dnia 27 czerwca 2007 r. II GSK 56/07].

Podobnie w wyroku z dnia 9 marca 2006 r. W sprawie C-03/03P Matratzen, Trybunał orzekł, że „nie stoi na przeszkodzie rejestracji w państwie członkowskim w charakterze krajowego znaku towarowego wyrazu zapożyczonego z języka innego państwa członkowskiego, w którym to języku jest on pozbawiony charakteru odróżniającego lub jest opisowy w odniesieniu do towarów i usług, dla których wniesiono o rejestrację, chyba że zainteresowani odbiorcy w państwie członkowskim, w którym wniesiono o rejestrację, byliby w stanie odczytać znaczenie tego słowa”.

Podczas oceniania opisowości oznaczenia zgłoszonego w języku obcym należy mieć na uwadze stopień znajomości danego języka wśród grupy odbiorców, do których kierowany jest sygnowany towar lub usługa (np. znajomość języka angielskiego wśród Polaków jest dużo większa niż języka chińskiego). Należy mieć również na uwadze, że dla znajomości niektórych prostych i często używanych słów w obrocie nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego czy też umiejętności porozumiewania się w tym języku.

Przykłady oznaczeń opisowych

SLIM EXPRESS – przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2013 r., VI SA/Wa 1339/12];

MEGA STRONG PROTEIN – przeznaczone do oznaczania szeregu towarów z kl. 5, 29, 30, 32 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r., VI SA/Wa 669/13];

NATIVE ENGLISH – przeznaczony do oznaczania usług z kl. 41 [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r., VI SA/Wa 1526/12];

TRADITIONALLY POLISH BEER – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 32 (Z.294260);

CandidaTest – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5 (Z.367798);

Fruity tea – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5, 30 (Z.308469).

Oznaczenia utworzone ze słów w różnych językach mogą być również uznane jako znaki opisowe, pod warunkiem, że właściwa grupa konsumentów zrozumie oba pojęcia bez większego wysiłku.

Przykład

Majtki-shop – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 25: majtki, odzież (Z.278422).

3.5.        Oznaczenia posiadające kilka znaczeń

Podczas oceniania opisowego charakteru oznaczenia należy również mieć na uwadze, że w przypadku oznaczeń słownych, które posiadają kilka znaczeń, do wyłączenia z rejestracji wystarczy, jeżeli jedno z tych możliwych znaczeń ma charakter opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których wnioskowana jest ochrona [zob. wyrok ETS z dnia 23 października 2003 r., C-191/01; wyrok NSA z dnia 20.12.2007 r., II GSK 235/07; wyrok SPI z dnia 22 czerwca 2005 r., T-19/04].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w przypadku gdy słowo ma wiele znaczeń i nie można ustalić tylko jednego związku pomiędzy nim a towarem, wystarczy, by tylko jedno z nich określało cechę towaru, aby uznać je w całości za opisowe [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 lutego 2012 r., VI SA/Wa 1806/11; wyrok TSUE z dnia 12 lutego 2004 r., C-265/00 Campina Melkunie; wyrok SPI z dnia 7 czerwca 2005 r., T-316/03 MunichFinancialServices].

3.6.        Kombinacja wyrazów opisowych i ich skrótu

W przypadku, gdy zgłoszony znak towarowy słowny składa się z kombinacji wyrazów opisowych i skrótu utworzonego z pierwszych liter wyrazów zawartych w tym znaku, użycie dodatkowego skrótu nie nadaje całościowemu oznaczeniu fantazyjnego charakteru [zob. wyrok TSUE z dnia 15 marca 2012 r., C-90/11 i C-91/11].

Trybunał stwierdził, że w przypadku, gdy zgłoszony znak towarowy słowny składa się z kombinacji wyrazów opisowych i skrótu utworzonego z pierwszych liter tych wyrazów, nawet jeżeli skrót taki rozpatrywany samodzielnie posiada charakter dystynktywny, to znak towarowy oceniany jako całość należy uznać za opisowy i niedystynktywny.

Wynika to z faktu, że kombinacja wyrazów opisowych i ciągu liter utworzonych z ich inicjałów podkreśla istniejący między nimi związek, a ciąg liter wspiera postrzeganie przez odbiorców całej kombinacji wyrazów, upraszczając jej użycie i ułatwiając jej zapamiętanie.

Przykłady oznaczeń, na które nie udzielono prawa ochronnego

ZZN ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 35–37, 41–44 (Z.403153);

MMF Multi Markets Fund – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36 [zob. wyrok TSUE z dnia 15 marca 2012 r., C-90/11 i C-91/11].

3.7.        Znaki złożone zawierające element opisowy

Oznaczenia są wyłączone z rejestracji, w przypadku gdy są wyłącznie opisowe, tzn. jedyną i bezpośrednio przekazaną przez nie informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru/usługi.

Określenie „ALPINEWELTEN.DIE BERGFÜHRER” / „Alpejskie światy. Przewodnicy górscy” jest opisem właściwości towarów i usług – ich oferowania w obszarze Alp i przez przewodników górskich. Użyty trójkąt symbolizuje górę, a kolor zielony odnosi się do związku z naturą. Oznaczenie nie zapadnie w pamięć odbiorcom i nie będzie postrzegane jako znak towarowy. Znak, który składa się tylko z opisowych elementów słownych i prostych figur geometrycznych, nie ma wystarczającego charakteru odróżniającego, aby uzyskać ochronę.

O takim charakterze całego oznaczenia nie przesądza natomiast okoliczność, że oznaczenie zawiera element opisowy występujący w otoczeniu innych elementów znaku, gdyż znak należy oceniać jako całość.

W przypadku gdy element opisowy stanowi jeden ze składników znaku, całościowa ocena oznaczenia może prowadzić do wniosku, że ze względu na występujące w znaku dodatkowe dystynktywne elementy posiada ono zdolność odróżniającą.

Przykłady oznaczeń odróżniających

Co do zasady nie będą pozbawione zdolności odróżniającej oznaczenia słowno-graficzne, zawierające oprócz elementu słownego (posiadającego opisowy charakter względem towarów/usług), również element graficzny o takiej sile odróżniającej, iż jest w stanie sprawić, że konsumenci w całościowej ocenie znaku będą w stanie natychmiastowo i bez głębszego namysłu uznać takie oznaczenie jako wskazujące na komercyjne pochodzenie towaru, a nie stanowiące opis właściwości towarów i usług.

Zgodnie z zasadą całościowej oceny oznaczeń analiza, czy takie oznaczenie posiada charakter odróżniający, nie może ograniczyć się do oddzielnej oceny poszczególnych elementów danego znaku. Kluczowym jest stwierdzenie, że elementy inne niż opisowe w powstałej kompozycji mają charakter istotny, decydującą kwestią jest to, czy elementy graficzne zmieniają, z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, znaczenie zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do produktów, które danym znakiem mają być oznaczane. Jeżeli element słowny znaku towarowego jest opisowy, to sam znak, jako całość, również jest opisowy, o ile elementy graficzne tego znaku nie pozwalają na odwrócenie uwagi właściwego kręgu odbiorców od opisowego przekazu tego elementu słownego. Wyniki takiej analizy mogą doprowadzić do wniosku, że element opisowy (np. warstwa słowna) nie determinuje postrzegania danej kompozycji jako wskazującej wyłącznie na właściwości sygnowanego towaru. Jednakże uboga warstwa graficzna, przejawiająca się np. W zróżnicowanej czcionce, nie może nadać znakowi wystarczającej dystynktywności. Należy zwrócić uwagę, że zwykle wszelkie oznaczenia, także te o charakterze ogólnoinformacyjnym, są używane w obrocie handlowym z dodaniem grafiki, zróżnicowania czcionek, a także we wzajemnym uwypukleniu i rozmieszczeniu poszczególnych wyrazów (np. na plakatach). Celem takiego działania jest po prostu poprawienie estetyki napisu.

Oznaczenia wyłącznie opisowe, których warstwa graficzna jest uboga i mało wyróżniająca się, nadal pozostają oznaczeniami niedystynktywnymi, pozbawionymi konkretnej zdolności odróżniającej. Skąpa warstwa graficzna znaku nie wystarczy, by mógł on wyróżniać w obrocie handlowym przedmiotowe towary i identyfikować źródło komercyjnego pochodzenia towaru [zob. wyrok SPI z dnia 3 lipca 2003 r., T-122/01 Best Buy].

Przykłady oznaczeń opisowych, na które nie udzielono prawa ochronnego

Warstwa słowna ma jasne znaczenie, odwołuje się do naturalnego piękna, co bezpośrednio wskazuje na cechę jakości towarów z branży kosmetycznej. Grafika jest banalna.

W obrocie handlowym „bioorganiczny” wskazuje na naturalność produktów i proces ekologicznego wytwarzania. Z kolei grafika ma banalny charakter i nie odwraca uwagi konsumentów od opisowości znaku.

3.8.        Oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne towaru

Oznaczeniami opisowymi mogą być oznaczenia wskazujące na pochodzenie towaru przez odwołanie się do nazw geograficznych lub słów utworzonych od takich nazw [zob. wyrok SPI z dnia 15 października 2003 r., T-295/01]. Jednakże nie każda nazwa geograficzna, umieszczona w oznaczeniu spowoduje, że będzie ono wyłączone z rejestracji jako wskazujące na pochodzenie towarów/usług.

Nie zawsze zatem użycie oznaczenia geograficznego będzie traktowane jako opisowe, wskazujące na miejsce pochodzenia towaru. Oceny należy dokonać w odniesieniu do zgłoszonych towarów oraz w odniesieniu do percepcji relewantnego kręgu odbiorców znaku. Odwołując się do kręgu odbiorców, trzeba bowiem rozstrzygnąć, czy dana nazwa jest znana takim odbiorcom, a jeśli tak, to czy umieszczenie jej na towarze jest traktowane przez nich jako wskazanie na miejsce pochodzenia towaru.

Ocena charakteru opisowego powinna również uwzględniać, czy sposób, w jaki użyto danego oznaczenia, a w szczególności rodzaj towarów i usług, dla których go użyto, pozwala przyjąć, że odbiorca będzie traktował to oznaczenie jako wskazanie pochodzenia towaru [K. Szczepanowska--Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 586].

Istotną kwestią w ocenie opisowego charakteru oznaczenia wskazującego na pochodzenie jest ustalenie, czy zgłoszone pojęcie geograficzne określa miejsce obecnie związane ze zgłoszonymi towarami lub usługami w odczuciu odpowiedniej kategorii osób lub czy będzie ono odpowiednio kojarzone w przyszłości [zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97 Chiemsee].

Przykłady

Giewont i Mont Blanc to powszechnie znane pojęcia geograficzne, jednak w kontekście piwa lub bagażników samochodowych nie będą rozumiane jako możliwe miejsce wytwarzania, a jedynie jako pojęcie sugestywne i fantazyjne.

Właściwe rozumienie istnienia opisowego charakteru pojęcia geograficznego, mającego wskazywać na miejsce wytwarzania/pochodzenia towarów lub świadczenia usług wskazanych w zgłoszeniu, zależy również od charakteru towarów.

Wigry dla organizowania wyjazdów żeglarskich nie będzie posiadało dostatecznej zdolności odróżniającej, natomiast dla sygnowania towarów takich jak rowery już tak.

Najczęściej jednak opisowy charakter oznaczenia, zawierającego element wskazujący wyłącznie na pochodzenie towarów bądź usług, związany będzie z pojęciem geograficznym utożsamianym z miejscem wytwarzania towaru lub miejscem znanym z pochodzenia danych towarów czy też miejscem świadczenia usług.

Przykłady oznaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

KALWADOS PODLASKI – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33: napoje alkoholowe;

OLSZTYN24 – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 16, 35, 41;

OPOLSKA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA – przeznaczone do oznaczania usług z kl. 36;

Bimber białowieski – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33;

VARNA – przeznaczone do oznaczenia towarów z kl. 33: wino [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 marca 2009 r., VI SA/Wa 2098/08].

3.9.        Formy towaru lub opakowania

Mimo że najczęściej występującą formą znaków opisowych są oznaczenia słowne, to również inne formy przedstawieniowe oznaczeń mogą posiadać, z punktu widzenia percepcji odbiorcy, charakter opisowy (ogólnoinformacyjny) względem sygnowanych towarów lub usług. W szczególności opisowy charakter może być wyrażony w niektórych znakach graficznych, słowno--graficznych lub przestrzennych. Zazwyczaj te oznaczenia będą także niedystynktywne (pozbawione zdolności wyróżniającej). Wyodrębnienie poszczególnych form przedstawieniowych oznaczeń, które mogą być znakiem towarowym (abstrakcyjna zdolność odróżniająca), pozostaje bez wpływu na ocenę konkretnej zdolności odróżniającej.

Jak przyjął Trybunał Sprawiedliwości [zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2002 r., C-299/99], ocena tej zdolności powinna być dokonywana według tych samych kryteriów, niezależnie od formy przedstawieniowej danego oznaczenia. Ocena zdolności odróżniającej form graficznych, tak samo jak w przypadku oznaczeń słownych, powinna dotyczyć oznaczenia jako całości.

Istotne przy ocenie zdolności odróżniającej formy towaru lub opakowania jest wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości stanowisko, że przeciętni konsumenci nie mają w zwyczaju domyślania się pochodzenia towaru na podstawie jego kształtu lub rozmiaru przy jednoczesnym braku jakichkolwiek elementów graficznych czy słownych [zob. wyrok ETS z dnia 7 października 2004 r., C-136/02]. Konsumenci tego typu formom lub opakowaniom, zawierającym dane towary, w pierwszej kolejności przypisują zwyczajową funkcję opakowania. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie o ewentualnej zdolności odróżniającej wymagałoby od odbiorcy złożonej analizy czy też badania innych tego typu form występujących na rynku w celu spostrzeżenia szczególnych różnic pomiędzy nimi.

W rzeczywistości im bardziej kształt, którego dotyczy znak towarowy, jest zbliżony do najbardziej prawdopodobnego kształtu danego towaru, tym bardziej prawdopodobne jest, że kształt ten pozbawiony jest charakteru odróżniającego. Przykładowo jeżeli forma opakowania, np. puszka, jest w swojej postaci identyczna lub bardzo zbliżona do innych tego typu opakowań występujących na rynku, to dopiero całkowita zmiana opakowania nadająca mu fantazyjny, niespotykany kształt pozwoli postrzegać je jako posiadające zdolność odróżniającą. Z powyższego wynika, że ocena zdolności odróżniającej danego oznaczenia z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy musi uwzględniać rynek, na jakim ten odbiorca funkcjonuje. Tylko znak, który w sposób znaczący odbiega od norm lub zwyczajów, jakie panują w danym sektorze rynku, może pełnić funkcję oznaczenia pochodzenia sygnowanych nim towarów, a w związku z tym nie jest pozbawiony odróżniającego charakteru.

Przykłady oznaczeń graficznych lub przestrzennych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

• przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: wyroby cukiernicze, pierniki (Z.375844):

Urząd uznał, że ciastka (pierniki) kształtem przypominające prostokąt z pofalowanymi bokami są bardzo powszechnym produktem piekarskim, wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu przez wielu producentów. Kształt ten jest również popularny dla wyrobów cukierniczych.

• przeznaczone do oznaczania usług z kl. 44: doskonalenie chowu i hodowli koni, doradztwo w zakresie chowu i hodowli koni (Z.484444):

Urząd uznał, że sylwetka konia nie odbiega od innych tego typu oznaczeń występujących na rynku oraz przedstawia realistyczny wizerunek konia. Oznaczenie to nie jest elementem na tyle stylizowanym, aby zaakceptować wymagane minimum zdolności odróżniającej, przedstawia ono jedynie czarną sylwetkę konia i nie wskazuje na żadne inne znaczenie poza wskazaniem rodzaju zwierzęcia, z którym związane są stricte świadczone usługi (bezpośrednio związane z hodowlą jednego gatunku zwierząt: koni).

• przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 30: karmelki, wyroby żelowe, pomadki, czekolady, galaretki, praliny czekoladowe, inny wyroby czekoladowe i czekoladopodobne, słodycze (Z.396654):

Oznaczenie to w ocenie Urzędu nie posiada dostatecznych znamion odróżniających oraz stanowi typową formę opakowania „bombonierki w postaci wytłoczki na prostokątne wyroby czekoladowe”.

W zakresie badania znaków towarowych przestrzennych należy zwrócić uwagę na zasady wspólnej praktyki urzędów własności przemysłowej państw członkowskich UE i EUIPO przedstawionej we wspólnym komunikacie: Charakter odróżniający znaków trójwymiarowych (znaków przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, kiedy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego [zob. także rozdział II, podrozdział 2.1]. Charakter odróżniający takich znaków bada się poprzez identyfikację elementów oznaczenia (elementów słownych i graficznych, kolorów i zestawienia kolorów, kombinacji powyższych elementów) i ocenę ich charakteru odróżniającego, z uwzględnieniem czynników takich jak rozmiar/proporcje tych elementów w stosunku do kształtu; kontrast między danym elementem a kształtem; umiejscowienie elementu na kształcie. W przypadku gdy kształt obejmuje kolor lub zestawienie kolorów, ich identyfikacja i ocena ich charakteru odróżniającego powinny uwzględniać konkretne rozmieszczenie kolorów na określonym kształcie. Kolejno ocenia się charakter odróżniający oznaczenia jako całości. Ocena odróżniającego charakteru oznaczenia musi być oparta na ogólnym wrażeniu, jakie wywołuje zestawienie kształtu i objętych nim elementów, w odniesieniu do danych towarów, przy uwzględnieniu postrzegania oznaczenia przez konsumentów, na które wpływ mogą mieć określone realia rynku.

Jeżeli kształt samoistnie niemający charakteru odróżniającego zawiera dodatkowy wyraźnie rozpoznawalny element, który sam ma charakter odróżniający, to jest to wystarczające, aby uznać, że oznaczenie jako całość posiada charakter odróżniający.

Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

Przy ocenie charakteru odróżniającego znaku przestrzennego należy uwzględnić rozmiar i proporcje znajdujących się na nim elementów. Pod uwagę są brane także konkretne realia rynku dla danych towarów.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

W powyższych przypadkach konsumenci są przyzwyczajeni do takiej praktyki w umieszczaniu znaków towarowych na towarach, przy czym elementy słowne mają samoistny charakter odróżniający i są odczytywalne dla odbiorców. Inaczej będzie w poniższym przypadku, z uwagi na niewielki rozmiar dodanego elementu:

Należy także pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego kontrastu między kolorem dodanego elementu odróżniającego a kolorem kształtu. W przypadku braku kontrastu element ten nie będzie miał żadnego wpływu na ocenę odróżniającego charakteru oznaczenia, ponieważ konsumenci nie będą w stanie rozpoznać elementu. Podobnie będzie z elementami, które są grawerowane, wytłaczane lub odciskane na towarach, gdyż trudniej je dostrzec i rozpoznać. Ocena warunkowana jest posiadaniem przez grawerunek samoistnego charakteru odróżniającego oraz jego widocznością na kształcie.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

Znaczenie ma także usytuowanie dodatkowych elementów na trójwymiarowym oznaczeniu. Jeśli mają one charakter odróżniający zasadniczo nadają go oznaczeniu, niezależnie od ich usytuowania i zwykłego przedstawienia towaru na rynku. Zwraca się tu także uwagę na zwyczaje rynkowe w umieszczaniu znaków. Jednakże nietypowe usytuowanie elementu opisowego nie dodaje charakteru odróżniającego temu elementowi, a więc także oznaczeniu jako całości.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

W przypadku dodawania kolorów do pozbawionego charakteru odróżniającego kształtu towaru lub opakowania należy pamiętać, że zasadniczo sam fakt dodania pojedynczego koloru, przy braku jakiegokolwiek innego słownego lub graficznego elementu mającego charakter odróżniający, nie nada trójwymiarowemu oznaczeniu charakteru odróżniającego. Wyjątkiem będą sytuacje, w którym określone zestawienie kolorów jest nietypowe dla danych towarów i stwarza niezapomniane wrażenie ogólne.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

Niewątpliwie w praktyce mamy do czynienia z sytuacjami, gdy znak przestrzenny zawiera więcej niż jeden element spośród opisanych powyżej, czy też w danej sytuacji przejawia się kilka z powyższych czynników. W takich przypadkach charakter oznaczenia będzie zależał od ogólnego wrażenia wywoływanego przez zestawienie tych czynników i elementów.

Jeżeli kilka czynników (np. rozmiar, umiejscowienie lub kontrast) wpływa na negatywną ocenę odróżniającego charakteru danego elementu, ogólne wrażenie oznaczenia będzie takie, że oznaczenie nie ma charakteru odróżniającego.

Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

Istotnym elementem wspólnej praktyki jest uznanie, że zasadniczo zestawienie kształtu pozbawionego charakteru odróżniającego z elementami słownymi lub graficznymi, które osobno nie mają takiego charakteru, nie nadaje oznaczeniu charakteru odróżniającego.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

Podobnie będzie w przypadku, gdy element mający charakter odróżniający nie zostanie natychmiast dostrzeżony przez konsumentów ze względu na obecność elementów pozbawionych charakteru odróżniającego. Zestawienie to może powodować, że oznaczenie nie ma charakteru odróżniającego.

Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

Tym samym, aby nadać charakter odróżniający trójwymiarowemu oznaczeniu, zestawienie elementów musi mieć charakter nietypowy na rynku lub kompozycja w oznaczeniu musi być postrzegana jako znak towarowy przez właściwych konsumentów. Inną możliwością jest uzupełnienie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego o element posiadający taki charakter, który wyraźnie wyróżnia się spośród wszystkich pozostałych elementów.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

3.10.         Pojedyncze litery

Oznaczeniami opisowymi mogą być również znaki składające się z pojedynczej litery, jeżeli wystarczająco precyzyjnie będą przekazywać informacje na temat oznaczanych towarów/usług lub będą wywoływać wśród potencjalnych odbiorców skojarzenia o charakterze ogólnoinformacyjnym lub opisowym. Ocenianie znaków towarowych składających się z pojedynczej litery wymaga przeprowadzenia dokładnej analizy na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych danej sprawy w celu oceny, czy dana pojedyncza litera zapisana zwykłym krojem pisma może funkcjonować jako znak towarowy w odniesieniu do odpowiednich towarów lub usług.

Przykłady

litera E, gdy postrzegana jako odnosząca się do „energii” lub „elektryczności”, została uznana za mającą charakter opisowy dla towarów z kl. 7, takich jak: farmy wiatrowe i ich części, generatory, łopaty wirników w farmach wiatrowych; dla towarów z kl. 9: przełączników w farmach wiatrowych, przetworników częstotliwości, przyrządów służących do mierzenia, sygnalizowania i kontrolowania (nadzorowania); oraz towarów z kl. 19: wież farm wiatrowych [wyrok SPI z dnia 21 maja 2008 r., T-329/06];

litery S, M, L sygnujące odzież mogłyby być uznane przez potencjalnych odbiorców jako opisowe, informujące wyłącznie o rozmiarze odzieży – są to bowiem pierwsze litery od słów „small” (mały), „medium” (średni) i „large” (duży), powszechnie wykorzystywane do oznaczania rozmiaru ubrań.

3.11.         Pojedyncze cyfry lub liczby

Co do zasady oznaczenia składające się wyłącznie z liczb mogą być zarejestrowane jako znaki towarowe (mają abstrakcyjną zdolność odróżniającą) [zob. wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r., C-51/10P]. Ocena konkretnej zdolności odróżniającej takich oznaczeń musi być dokonywana, tak jak wszystkich innych oznaczeń, w odniesieniu do konkretnych towarów bądź usług. W związku z powyższym oznaczenie składające się wyłącznie z liczby może uzyskać rejestrację, jeżeli będzie posiadało zdolność wyróżniającą oraz nie będzie posiadało charakteru opisowego lub w inny sposób nieodróżniającego względem zgłoszonych towarów bądź usług.

Przykłady oznaczeń, na które nie udzielono prawa ochronnego

• Znak słowny 360° oraz znak słowno-graficzny przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 21 [wyroki SUE z dnia 7 grudnia 2017 r., T-332/16 oraz T-333/16]

Sąd stwierdził, że znaki nie posiadają zdolności odróżniającej (są wyłącznie opisowe) dla towarów z kl. 21: szczoteczki do zębów, gdyż w stosunku do ww. towarów 360 stopni oznacza ich cechę – umożliwienie głębokiego i pełnego czyszczenia jamy ustnej. Grafika jest banalna i prosta. Znak opisuje właściwość towarów.

• Znak 1000 przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 16: papier, wyroby z papieru, artykuły biurowe [wyrok TSUE z dnia 10 marca 2011 r., C–51/10 P].

Trybunał stwierdził, że oznaczenie „1000” mogłoby wskazywać na liczbę stron towarów objętych zgłoszeniem. Wskazał również, że w odniesieniu do tego rodzaju towarów często publikuje się listy rankingowe, zestawienia informacji i rebusy, których zawartość jest najczęściej wskazywana przez wyrażenie, któremu towarzyszą okrągłe liczby. Trybunał dodał, że oznaczenie „1000” odnosi się do liczby i będzie natychmiast, bez dłuższego zastanowienia, postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako opis cech charakterystycznych danych towarów.

Tą samą argumentacją posłużył się Sąd w celu potwierdzenia odmowy zarejestrowania oznaczeń „100”, „300”, „222”, „333” i „555”, zgłoszonych do oznaczania towarów z klasy 16 wymienionych powyżej [zob. wyrok SPI z dnia 19 listopada 2009 r., T-425/07 i T-426/07 (100 i 300) i wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. T-200/07, T-201/07 i T-202/07 (222, 333, 555)].

Innymi przykładami oznaczeń w postaci liczb, które mogłyby zostać uznane za opisowe względem towarów lub usług są:

daty produkcji towarów lub świadczenia usług, gdy jest to czynnik istotny w odniesieniu do danych towarów bądź usług: przykładowo liczby 1996 lub 2000 mogą wskazywać na datę produkcji towaru;

pojemność: 2000 cm³ lub 2.0 dla samochodów; 0,5 l dla napojów;

rozmiar: 205/55 dla opon;

ilość: 4 dla piwa, 6 dla wód mineralnych;

czas świadczenia usług: 8–10, 24/7;

moc: 68, 120 (KM) dla silników lub samochodów;

prędkość: 486, 586, 686, 266, 333, 500, 550 dla komputerów;

zawartość alkoholu: 5,5% dla piwa, 40% dla wódki.

4.         Szczególne przypadki oznaczeń niedystynktywnych i opisowych

4.1.        Slogany reklamowe

Znaki towarowe będące sloganami są jak wszystkie inne znaki oceniane w świetle normy art. 129¹ ust. 1 pwp, w szczególności przesłanek zawartych w art. 129¹ ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pwp.

Przy ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego – sloganu Urząd bierze pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo, szczególną uwagę zwracając jednak na najnowsze wyroki.

Przykładowo, wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r. W sprawie T-609/13 precyzyjnie określa sposób badania znaków towarowych o charakterze haseł promocyjnych, w kontekście wcześniejszego wyroku z dnia 21 stycznia 2010 r. wydanego w sprawie C-398/08P. Trybunał zwraca tu uwagę, że procesu badania takiego znaku nie można oprzeć wyłącznie na wniosku, że znak towarowy pełni funkcję hasła promocyjnego bądź jest nośnikiem informacji, ale należy przeprowadzić szczegółową analizę oznaczenia pod kątem jego opisowości i dystynktywności. Podkreśla przy tym, że badanie takiego znaku nie może być bardziej restrykcyjne niż innych kategorii znaków towarowych (nie-sloganów), ale nie może być także bardziej liberalne.

Urząd przede wszystkim zwraca uwagę, czy zgłoszone oznaczenie będzie postrzegane przez relewantnego odbiorcę jako znak towarowy, a więc oznaczenie identyfikujące komercyjne pochodzenie towaru, a także czy oznaczenie nie powinno pozostać do swobodnego używania przez wszystkich przedsiębiorców, oferujących dane towary lub usługi. Swoją ocenę Urząd odnosi do objętych zgłoszeniem towarów i usług, a także do relewantnego kręgu odbiorców.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r.: „Podstawowym warunkiem rejestrowalności sloganu jest zatem ustalenie, że może on pełnić funkcję znaku towarowego, tzn. że nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego. Warunkiem udzielenia ochrony jest ponadto, by oznaczenie posiadało «dostateczne znamiona odróżniające». W praktyce oznacza to, że nie będzie podlegał ochronie jako znak towarowy taki slogan, który składa się z prostych, banalnych słów, pełni bardziej rolę komunikatu, informacji czy opisu niż oznaczenia, które byłoby w stanie odróżniać towary lub usługi danego przedsiębiorstwa od innych, obecnych na rynku”. Co do zasady przy sloganach uznaje się, że poziom uwagi konsumentów w stosunku do haseł promocyjnych jest niski [zob. wyroki SUE: z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 THINKING AHEAD; z dnia 5 lutego 2002 r., T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

Znak towarowy w postaci sloganu może więc spotkać się z odmową udzielenia prawa ochronnego zarówno z uwagi na jego opisowość, jak i niedystynktywność – w przypadku gdy w ocenie eksperta znak nie posiada pierwotnej i konkretnej zdolności odróżniającej. Nie oznacza to jednak, że sama okoliczność, że znak towarowy postrzegany jest przez właściwy krąg odbiorców jako sformułowanie reklamowe, prowadzi do uznania braku charakteru odróżniającego znaku.

Podstawą odmowy nie jest więc fakt, że znak towarowy stanowi slogan reklamowy, ale ustalona okoliczność, że konkretny slogan zgłoszony jako znak towarowy, poza swoim znaczeniem reklamowym, nie posiada żadnych cech, które relewantnemu kręowi odbiorców umożliwiłyby postrzeganie go jako znaku towarowego w odniesieniu do danych towarów i usług.

Przykłady znaczeń słownych, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

…jak domowe – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 33 (Z.334552);

Obiady zawsze domowe – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 5, 39, 30 (Z.338047);

Gorąco polecam – przeznaczone do oznaczania towarów i usług z kl. 29, 30, 31, 35, 39, 43 (Z.306862);

Szlachetny smak – przeznaczone do oznaczania towarów z kl. 29 (Z.252164);

Okna i drzwi na całe życie – przeznaczony dla towarów z kl. 6, 19, 20 (Z.255347).

W swoim najnowszym orzecznictwie dotyczącym znaków niedystynktywnych, Trybunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie wskazuje, że proste wyrażenia o charakterze reklamowym, nawiązujące do walorów jakościowych usług czy też pozytywnego efektu płynącego ze skorzystania z usług usługodawcy nie mają wystarczającej zdolności odróżniającej. Trybunał Sprawiedliwości orzekł tak w szeregu wyroków: wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., T-609/13 SO WHAT i DO WITH MY MONEY (usługi z kl. 35 i 36); wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r., T-59/14 INVESTING FOR A NEW WORLD (usługi z kl. 35 i 36), wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., T-499/13 SMARTER SCHEDULING (towary z kl. 9), wyrok z dnia 7 października 2015 r., T-642/16 EQUIPMENT FOR LIFE (towary i usługi z kl. 18, 25 i 35), wyrok z dnia 8 października 2015 r., T-336/14 NOURISHING PERSONAL HEALTH (towary i usługi z kl. 5, 10, 41, 42 i 44), wyrok z dnia 24 listopada 2015 r., T-190/15 MEET ME (towary i usługi z kl. 9, 38 i 45), wyrok z dnia 2 grudnia 2015 r., T-528/14 GROWTH DELIVERED (usługi z kl. 35, 41 i 42), wyrok z dnia 31 maja 2016 r., T-301/15 DU BIST, WAS DU ERLEBST (towary i usługi z kl. 9, 16, 35, 36, 39, 41), wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r., T-96/16 STRONG BONDS.TRUSTED SOLUTIONS (towary z kl. 1), wyrok z dnia 20 lipca 2016 r., T-308/15 KEEP IT EASY, wyrok z dnia 9 marca 2017 r., T-104/16 FOREVER FASTER, wyrok z dnia 14 marca 2017 r., T-21/16 LIKE IT (towary z kl. 3, 18, 24 i 25), wyrok z dnia 15 października 2017 r., T-422/16 BESTE MAMA (towary z kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30 i 33), wyrok z dnia 4 października 2017 r., T-126/16 SPÜRBAR ANDERS (towary z kl. 16, 25 i 41), wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., T-50/17 TO CREATE REALITY (towary i usługi z kl. 9, 41 i 42), wyrok z dnia 7 grudnia 2017 r., T-622/16 ALLES WIRD GUT (towary z kl. 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 i 33). Co do zasady przy sloganach uznaje się, że poziom uwagi konsumentów w stosunku do haseł promocyjnych jest niski [wyrok TSUE z dnia 17 listopada 2009 r., T-473/08 THINKING AHEAD, wyrok z dnia 5 lutego 2002 r., T-130/01 REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS].

W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. W sprawie T-102/18 UPGRADE YOUR PERSONALITY Sąd UE przypomniał, że brak charakteru odróżniającego można stwierdzić już wtedy, gdy semantyczna treść rozpatrywanego oznaczenia słownego wskazuje konsumentom jedną z cech towaru lub usługi, która dotyczy jego lub jej wartości rynkowej i chociaż nie jest precyzyjna, zawiera przesłanie reklamowe lub zachęcające do zakupu, które przez właściwy krąg odbiorców odbierane jest przede wszystkim jako takie, a nie jako wskazanie pochodzenia handlowego danego towaru lub danej usługi. Wskazał, iż okoliczność, że pojęcie osobowości może być rozumiane na kilka sposobów, nie przeszkadza konsumentowi w zrozumieniu przekazu, jaki zawiera ten slogan, bazując na jego indywidualnym rozumieniu tego pojęcia. Dlatego też nie ma potrzeby zastanawiać się nad kwestią, czy jak twierdzi skarżący, osobowości ludzkiej nie da się ulepszyć w sensie technicznym (upgrade), ponieważ chodzi tutaj o slogan o charakterze reklamowym, którego bliski związek z rzeczywistością nie jest właściwym kryterium oceny. Konsument jest bowiem przyzwyczajony do reklam zawierających, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, nierealistyczne obietnice. Wynika stąd, że semantyczna treść zgłoszonego znaku towarowego zwraca uwagę konsumenta na cechę oznaczonych tym znakiem towarów związaną z ich wartością rynkową, która, choć niesprecyzowana, zawiera raczej informację o charakterze promocyjnym czy reklamowym, którą odbiorcy tak właśnie będą traktować, aniżeli informację na temat pochodzenia handlowego oznaczonych tym znakiem towarów. Slogan „upgrade your personality” został więc oceniony jako niedystynktywny dla towarów z kl. 9 i 28, jako zachęcający konsumenta do podjęcia kroków w celu ulepszenia lub rozwoju jego osobowości przy pomocy towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym wraz z ewentualną obietnicą, że skorzystanie z tych towarów umożliwi lub wspomoże to ulepszenie lub ten rozwój.

4.2.        Domeny internetowe

Jedną z podstawowych funkcji znaków towarowych jest nie tylko ich zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od drugiego, ale również ich wykorzystywanie do uzyskania lub zachowania reputacji mającej na celu przyciąganie konsumentów. Dlatego też istotną cechą znaków towarowych jest niewątpliwie ich funkcja inwestycyjna i reklamowa. W związku z zauważalnym przeniesieniem rynku reklamowego do Internetu przedsiębiorcy coraz częściej wybierają ten sposób promowania własnej działalności. Jednym ze sposobów wykorzystania znaków towarowych w Internecie jest zamieszczanie ich w adresach strony internetowej promującej towary bądź usługi.

Domena internetowa to adres identyfikujący konkretny komputer podłączony do sieci. Domena składa się głównie z dwóch części, tj. nazwy głównej oraz końcówki – domeny najwyższego poziomu. Nazwę główną bardzo często tworzy nazwa firmy, nazwa działalności, którą dana firma wykonuje bądź też jakiekolwiek inne określenie. Natomiast domeny najwyższego poziomu możemy podzielić na domeny krajowe (np. Polska – .pl, Niemcy – .de, kraje Unii Europejskiej – .eu) i funkcjonalne (np. .com, .net, .org). Z kolei występujący często na początku adresów internetowych element www jest jedynie oznaczeniem usługi internetowej. Obecnie domeny internetowe pełnią znaczącą rolę, a liczba zarejestrowanych stron www ciągle rośnie.

4.2.1.     Domena internetowa jako znak towarowy

Pomimo że domeny pełnią zazwyczaj funkcję techniczną wskazującą na występowanie stron w Internecie, to mogą również służyć identyfikacji danego przedsiębiorstwa. Wykorzystanie nazwy swojej działalności w adresie domenowym ułatwia przedsiębiorcom dotarcie do klienta ze swoją ofertą. Jest to również forma promocji towarów i usług objętych zakresem ochrony przez dane oznaczenie. Tym samym, można zauważyć, że domeny coraz częściej pełnią funkcje podobne do znaków towarowych, wskazując na źródła pochodzenia danych towarów i/lub usług.

Domeny internetowe nie są jednak przedmiotem praw wyłącznych i nie są uwzględnione w katalogu uznanych praw własności intelektualnej i przemysłowej. Prawo własności przemysłowej pozwala natomiast na rejestrację znaku towarowego w postaci adresu domenowego pod warunkiem, że oznaczenie takie posiada pierwotną lub wtórną zdolność odróżniającą. Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia w postaci nazwy domeny internetowej podlega takim samym kryteriom jak podczas badania tradycyjnych znaków towarowych.

4.2.2.     Rejestracja znaków towarowych w nazwach domen internetowych

Co do zasady nie występują przeszkody rejestracji adresów internetowych jako znaków towarowych pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w ustawie pwp. Przyjmuje się, że podczas badania, czy istnieją przeszkody uniemożliwiające udzielenie prawa ochronnego na nazwę domeny internetowej, pomijane są sufiksy, np. .com, .pl. Elementy takie wskazują jedynie na adres domeny, gdzie można odnaleźć dane informacje w Internecie. W związku z powyższym nie mogą one stanowić odrębnego elementu wpływającego na nabycie charakteru odróżniającego oraz wykluczyć opisowości znaku.

Przykład

www.nieruchomosci.pl – na taki znak, przeznaczony do oznaczania usługi wyceny nieruchomości czy zarządzania nieruchomością, nie może być udzielone prawo ochronne.

4.2.3.     Domeny rodzajowe a znak towarowy

Na szczególną uwagę zasługują domeny rodzajowe, czyli adresy internetowe, które w nazwie zawierają słowa podstawowe np. samochody.pl, książki.com.pl. Oznaczenia takie, podobnie jak znaki towarowe składające się wyłącznie z nazwy rodzajowej, nie będą w stanie spełnić swojej podstawowej funkcji pochodzenia. Udzielenie prawa ochronnego, w charakterze znaku towarowego, na takie nazwy domenowe mogłoby prowadzić do monopolizowania przez konkretne podmioty nazw, które powinny być ogólnodostępne dla wszystkich.

Wydaje się, że nawet w wyjątkowych przypadkach internetowe elementy identyfikujące, np. .pl, .com czy www, nie będą w stanie nadać charakteru odróżniającego takim oznaczeniom w sposób wystarczający do identyfikacji z konkretnym przedsiębiorcą.

W przypadku gdy adres domenowy pozbawiony jest zdolności odróżniającej, jego rejestracja jako znak towarowy możliwa jest jedynie w momencie wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Sama rejestracja adresu domenowego w Internecie nie będzie jednak wystarczająca do uzyskania charakteru odróżniającego. Istotne jest m.in. wykazanie wykorzystywania domeny do sprzedaży bądź promocji towarów lub świadczenia usług, na które zgłoszony jest znak towarowy [zob. także rozdział IV – Wtórna zdolność odróżniająca].

4.2.4.     Domeny generyczne najwyższego poziomu

W związku z tym, że pula dostępnych nazw z końcówką .com jest coraz mniejsza od stycznia 2014 r. wprowadzono nowe domeny najwyższego poziomu, dzięki którym dostępne mogą być krótkie, proste i łatwo zapamiętywane nazwy. Przykładowe nowe domeny to: .hotel, .clothing, .singles, .technology, .center, .bar, .bid, .berlin, .luxury, .ventures.

a.               Zgłaszanie znaków towarowych zawierających element .clothing, .travel, .hotel itd.

Wprowadzenie takich domen może przyczynić się do łatwiejszej konkurencji na rynku, wzrostu innowacji itd., ponieważ dzięki nim przedsiębiorcy mają szybką możliwość zakomunikowania o rodzaju prowadzonej działalności. Ten typ domen umożliwia wskazanie konsumentom, jakie towary lub usługi są oferowane przez uprawnionego. Niemniej należy jednak pamiętać, że domeny rodzajowe, podobnie jak rodzajowe znaki towarowe, nie posiadają zdolności odróżniającej. Przykładowo, o ile oznaczenie hotel.luxury zgłoszone na usługi hotelarskie może nie wykazywać charakteru odróżniającego, to już hotel.travel czy też hotel.hotel.hotel może zapaść w pamięć konsumenta w taki sposób, aby móc identyfikować producenta.

b.               Zgłaszanie znaków towarowych zawierających element .warszawa, .krakow itd.

Domena geograficzna może stanowić atrakcyjną opcję, która jednoznacznie będzie wskazywać na lokalizację siedziby bądź działalności firmy. Podczas rejestracji domen internetowych, podobnie jak przy udzielaniu prawa ochronnego na znak towarowy, nie jest wymagane, aby produkty były wytwarzane, a usługi świadczone we wskazanym mieście.

W przypadku rejestracji tego rodzaju oznaczeń należy również zwrócić uwagę na wykorzystanie nazw rodzajowych. Dla przykładu znak bar.warszawa nie będzie mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy, gdyż taka nazwa powinna być ogólnodostępna dla wszystkich przedsiębiorców oferujących usługi barowe.

4.2.5.     Domeny internetowe a znak towarowy zarejestrowany na rzecz innego podmiotu

Przed zgłoszeniem domeny internetowej do rejestracji należy sprawdzić, czy wybrana domena nie jest chronionym znakiem towarowym. Uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak towarowy może sprzeciwiać się używaniu przez nieuprawnione osoby znaków (w postaci domen) identycznych lub podobnych do jego znaku dla towarów lub usług identycznych lub podobnych. Niewątpliwie każde użycie znaku towarowego w nazwie domeny internetowej należy rozpatrywać indywidualnie na podstawie stanu faktycznego danej sprawy i właściwych przepisów.

4.3.            Międzynarodowe nazwy niezastrzeżone INN (ang. International Nonproprietary Name)

Nazwy INN to międzynarodowe niezastrzeżone nazwy substancji czynnych produktów leczniczych, zamieszczone na specjalnej liście prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO).

Umieszczenie nazwy danej substancji czynnej na wspomnianej liście wyklucza możliwość uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy odpowiadający tej nazwie. Nazwa INN stanowi nazwę rodzajową substancji czynnej, więc nie posiada dostatecznych znamion odróżniających wskazanych w art. 129¹ ust. 1 pkt 2 i 3 pwp.

Nazwa INN może być zatem swobodnie stosowana przez wszystkich producentów produktów leczniczych zawierających w swym składzie określoną substancję czynną. Nie może tym samym zostać zmonopolizowana przez jeden podmiot gospodarczy poprzez udzielenie na jego rzecz prawa ochronnego na znak towarowy.

Przykłady

MELATONINUM – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5 i 29 (Z.165577);

HYDROXYZINUM – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 5 (Z.157495).

4.4.        Tytuły prasowe

Tytuły prasowe stanowią jedną z kategorii znaków zgłaszanych do Urzędu w celu uzyskania ochrony. Oznacza to, że oznaczeniom zarejestrowanym uprzednio jako tytuły prasowe stawia się takie same wymogi jak innym znakom zgłaszanym do Urzędu. Oznaczenie będące tytułem prasowym musi być na tyle fantazyjne, by utrwalić w pamięci konsumenta więź łączącą sygnowany nim towar z jego wydawcą.

Rejestracja oznaczenia jako tytułu prasowego nie skutkuje zatem automatycznie jego rejestracją w charakterze znaku towarowego. Jak wielokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy, postępowanie rejestracyjne tytułu prasowego ma charakter formalny i nie przesądza o prawie do tego tytułu ani jego źródła [zob. postanowienie SN z dnia 1 grudnia 1997 r., II CKN 443/97; postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., III KK 250/10].

Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał: „Instytucja rejestracji nie chroni skutecznie i w pełnym zakresie nazwy tytułu prasowego. Wynikające stąd uprawnienia mają charakter formalny, o ich istnieniu decyduje nie stosunek prawny, lecz wyłącznie fakt dokonania rejestracji, stanowiący podstawę i przyczynę przyznania konkretnemu podmiotowi sfery możliwości określonego postępowania. (…) Sam fakt rejestracji nie rozstrzyga zatem o braku kolizji z innymi prawami podmiotowymi osób trzecich, a co za tym idzie – nie przesądza zgodności z prawem określonego zachowania” [zob. postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2010 r., III KK 250/10].

Sądy administracyjne kilkakrotnie odnosiły się do problematyki ochrony tytułu prasowego jako znaku towarowego. Zauważono między innymi, że fakt rejestracji oznaczenia jako tytułu prasowego jest bez znaczenia w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego, albowiem inne są przesłanki rejestracji danego oznaczenia jako tytułu prasowego, a inne jako znaku towarowego. Tytuł prasowy, w przeciwieństwie do znaku towarowego, nie musi posiadać dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu prawa własności przemysłowej, lecz jedynie różnić się od tytułów prasowych istniejących już na rynku wydawniczym [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2010 r., VI SA/Wa 1862/09, utrzymany przez wyrok NSA z dnia 25 maja 2011 r., II GSK 615/10].

Oczywiste jest zatem, że tytuł prasowy może pełnić rolę znaku towarowego, ale uzyskanie prawa ochronnego na takie oznaczenie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki rejestracyjne wskazane w ustawie pwp. Dlatego sam fakt rejestracji nazwy jako tytułu prasowego nie będzie przesądzał o automatycznej rejestracji go jako znaku towarowego.