Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 2–4 Urząd nie udzieli prawa ochronnego na oznaczenia:

• nienadające się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone (art. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp) – tzw. oznaczenia niedystynktywne;
• składające się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności – tzw. oznaczenia opisowe (art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp);
• składające się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp).

Art. 130 pwp stanowi jednak, że nie można odmówić udzielenia prawa ochronnego na podstawie ww. przepisu, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu.

1.         Definicja

Powszechnie przyjmuje się, że wtórna zdolność odróżniająca to charakter odróżniający oznaczenia, nabyty dzięki używaniu tego oznaczenia w przeciętnych warunkach obrotu. Innymi słowy, wtórna zdolność odróżniająca to zdolność rejestracyjna oznaczenia, na które nie można byłoby udzielić prawa ochronnego z powodu braku pierwotnej zdolności odróżniającej, gdyby nie fakt wcześniejszego używania go w obrocie [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 675].

Wtórna zdolność odróżniająca jest wynikiem rzeczywistego i konsekwentnego używania przez przedsiębiorcę oznaczenia w celu wskazania w ten sposób pochodzenia oznaczonych nim towarów. Uzyskanie charakteru odróżniającego w wyniku używania oznacza zatem, że znak, który pozbawiony był samoistnego charakteru odróżniającego w odniesieniu do danych towarów i usług, zaczyna być odbierany przez właściwy krąg odbiorców za identyfikujący te towary i usługi jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa.

Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej następuje w momencie, gdy pewna znacząca grupa kupujących przyporządkowuje dane oznaczenie określonym towarom, czyli uznaje je za znak wyróżniający te towary na rynku [zob. wyrok NSA z dnia 14 lipca 2010 r., II GSK 703/09]. W konsekwencji oznacza to, że w wyniku używania znaku w świadomości tych odbiorców wytworzył się związek pomiędzy oznaczeniem a określonymi towarami lub usługami pochodzącymi z tego przedsiębiorstwa, pomimo że początkowo oznaczeniu brakowało charakteru odróżniającego.

Znak nie może zatem nabyć wtórnej zdolności odróżniającej, jeżeli nie jest identyfikowany z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02].

2.         Używanie oznaczenia w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej

Podstawową przesłanką nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie jest jego używanie. Nie każde jednak intensywne używanie oznaczenia będzie prowadziło do powstania wtórnej zdolności odróżniającej.

Ocenie Urzędu będzie podlegał przede wszystkim fakt, czy oznaczenie było używane w roli znaku towarowego, a zatem czy było stosowane w celu poinformowania o pochodzeniu tak oznaczonego towaru od danego przedsiębiorcy. Używanie oznaczenia w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej ma bowiem umożliwiać utrwalenie więzi pomiędzy tym oznaczeniem a towarem. Nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie skutkuje tym, że będzie ono identyfikowane przez przeciętnego odbiorcę jako wskazówka pochodzenia. Na jego podstawie przeciętny odbiorca będzie w stanie nie tylko odróżnić tak oznaczony towar od towarów oferowanych przez innych przedsiębiorców, ale co najważniejsze będzie w stanie wskazać tego jednego, konkretnego przedsiębiorcę, któremu te towary przypisze [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 677].

Podsumowując, używanie znaku w celu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej musi odbywać się w sposób, który umożliwi powstanie więzi pomiędzy znakiem a towarem, a następnie doprowadzi do jej utrwalenia. Wydaje się więc oczywiste, że towar oznakowany danym znakiem powinien być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących.

3.         Używanie oznaczenia jako części znaku złożonego

Kwestia możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej przez samoistne oznaczenie nie budzi wątpliwości. Sprawa jednak komplikuje się w odniesieniu do znaków złożonych.

Co do zasady, wtórną zdolność odróżniającą może nabyć także oznaczenie, które stanowi część znaku złożonego. Niemniej jednak, warunkiem nabycia wtórnej zdolności przez element stanowiący część innego znaku jest, aby to właśnie ten element, rozpatrywany samodzielnie, spełniał wszystkie kryteria nabycia takiej zdolności [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 681].

W przypadku znaków złożonych, należy przede wszystkim wskazać na przyjęty w orzecznictwie pogląd, że możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej poprzez używanie oznaczenia jako części znaku złożonego ma miejsce tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w następstwie używania zainteresowany krąg odbiorców faktycznie rozpoznaje towar lub usługę oznaczone wyłącznie znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa [zob. wyroki TSUE z dnia 7 lipca 2005 r., C-353/03 Have a break; z dnia 16 września 2015 r., C‑215/14 Société des Produits Nestlé oraz z dnia 24 lutego 2016 r., T-411/14 kształt butelki (3D)].

Dla wykazania charakteru odróżniającego oznaczenia uzyskanego w następstwie używania nie jest zatem wystarczające udokumentowanie używania złożonego znaku towarowego, którego jednym z elementów jest to oznaczenie [zob. wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., II GSK 38/12]. Dodatkowo należy wykazać, że w przypadku odrębnego używania danego elementu, właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał go za identyfikujący towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym będzie go odróżniał od towarów innych przedsiębiorstw.

Wymagania te wynikają przede wszystkim z faktu, że znak towarowy stanowi niepodzielną całość, a używanie oznaczenia jako jednego z elementów np. znaku słowno-graficznego nie oznacza, że w świadomości konsumenta powstaje więź pomiędzy tym elementem a konkretnym przedsiębiorcą. W orzecznictwie nie jest odosobniony pogląd, że w przypadku oznaczenia słownego stanowiącego element zarejestrowanego znaku słowno-graficznego musiałoby dojść do wyjątkowych zjawisk, w wyniku których samo oznaczenie słowne byłoby źródłem takich więzi.

4.         Nabycie wtórnej zdolności a interes publiczny

W polskiej doktrynie wielokrotnie podkreślano, że jednym z czynników, który może wpływać na ocenę nabycia wtórnej zdolności odróżniającej jest okoliczność, czy dane oznaczenie jest używane na rynku przez jednego czy też wielu przedsiębiorców [zob. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 681].

Na tle dotychczasowego orzecznictwa sądowo-administracyjnego [zob. wyrok NSA z dnia 8 lipca 2002 r., II SA 76/02; wyrok NSA z dnia 14 października 2011 r. II GSK 1096/10] za wiodący można przyjąć pogląd, że fakt posługiwania się w obrocie gospodarczym oznaczeniem równocześnie przez różne podmioty dyskwalifikuje je w zakresie możliwości nabycia wtórnej zdolności odróżniającej [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009 r., VI SA/Wa 1895/09].

Znak nie może nabyć wtórnej zdolności odróżniania, jeżeli nie jest identyfikowany jedynie z towarami pochodzącymi z określonego przedsiębiorstwa, a taka identyfikacja nie jest z reguły możliwa, jeżeli znak używany jest także przez innych producentów. Samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę, w chwili gdy używają go także inni przedsiębiorcy, nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02].

Podsumowując, pomimo niejednolitości orzecznictwa, można zaryzykować tezę, że nabycie wtórnej zdolności odróżniającej poprzez wieloletnie używanie oznaczenia przez jednego przedsiębiorcę może być znacznie utrudnione, a nawet w pewnych wypadkach zupełnie niemożliwe, w sytuacji gdy posługują się nim na rynku inne podmioty. Intensywność posługiwania się oznaczeniem przez różne podmioty wpływa bowiem w sposób oczywisty na odbiór oznaczenia przez użytkowników. Dlatego też, bezsprzecznie, fakt, że kilku przedsiębiorców używa danego oznaczenia na rynku, wpływa na stopień rozpoznawalności znaku.