1.            Obowiązek i znaczenie porównywania towarów i usług

Podobieństwo lub identyczność towarów lub usług stanowi niezbędny warunek dla zastosowania przepisów art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, w tym ustalenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Jeżeli pomiędzy porównywanymi towarami lub usługami nie zachodzi żaden stopień podobieństwa, nie może wystąpić ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd. W przypadku, jeżeli zachodzi przynajmniej pewien stopień podobieństwa towarów i usług, niezbędne jest kontynuowanie badania pod kątem pozostałych czynników oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Analiza porównywanych towarów lub usług wpływa na ustalenie właściwego kręgu odbiorców, gdyż krąg ten ograniczony jest do odbiorców tych towarów lub usług, które zostały uznane za identyczne lub podobne.

2.            Klasyfikacja nicejska i konsekwencje jej stosowania

Porównywane towary lub usługi są przyporządkowane do określonych klas zgodnie z Klasyfikacją nicejską. Klasyfikacja nicejska składa się z 34 klas towarowych (1–34) i 11 klas usługowych (35–45).

Klasyfikacja nicejska służy wyłącznie celom administracyjnym. Ułatwia rejestrację znaków dla wybranych towarów lub usług, przedstawiając wartość głównie praktyczną. Ponadto, ustanawiając jednolity system klasyfikacji, pomaga właściwym organom oraz podmiotom gospodarczym w poszukiwaniu wcześniejszych znaków, które ewentualnie mogłyby stać na przeszkodzie rejestracji nowego znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r., C-363/99; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2012 r., VI SA/Wa 359/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia
19 grudnia 2012 r., VI SA/Wa 1808/12; wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 maja 2014 r., VI SA/Wa 2938/13].

Okoliczność, że dane towary lub usługi należą do tej samej klasy Klasyfikacji nicejskiej nie przesądza o uznaniu tych towarów lub usług za podobne [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 maja 2006 r., VI SA/Wa 537/06, potwierdzony w tym zakresie wyrokiem NSA z dnia 13 marca 2007 r., II GSK 296/06]. Nie ma przeszkód w stwierdzeniu braku podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami należącymi do tej samej klasy lub odwrotnie – podobieństwa towarów lub usług należących do różnych klas.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Traktatu singapurskiego, wiążącego Polskę od dnia 2 lipca 2009 r.:

  • towary lub usługi nie mogą być uważane za podobne do siebie tylko na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w tej samej klasie Klasyfikacji nicejskiej. Tak więc przykładowo: urządzenia do transmisji dźwięku nie są podobne do urządzeń optycznych (klasa 9); usługi prawne nie są podobne do usług ochroniarskich (klasa 45);
  • towary lub usługi nie mogą być uważane za niepodobne do siebie tylko na tej podstawie, że w jakiejkolwiek rejestracji lub publikacji Urzędu znajdują się w różnych klasach Klasyfikacji nicejskiej. Tak więc przykładowo kosmetyki (klasa 3) wykazują podobieństwo do kosmetyków leczniczych (klasa 5).

Przyporządkowanie towaru lub usługi do określonej klasy w Klasyfikacji nicejskiej nie jest zatem rozstrzygające przy porównywaniu towarów lub usług, lecz może mieć w tym zakresie pomocnicze znaczenie. Co do zasady klasy w Klasyfikacji nicejskiej są bowiem konstruowane z uwzględnieniem takich czynników jak charakter, przeznaczenie, sposób użycia towarów, a więc z uwzględnieniem tych samych kryteriów, co kryteria oceny podobieństwa towarów i usług potwierdzone w obowiązującym orzecznictwie.

Należy przy tym pamiętać, że struktura niektórych klas jest bardziej spójna i jednolita, podczas gdy inne klasy są bardzo rozbudowane. Przykładowo klasa 15 obejmuje wyłącznie instrumenty muzyczne i akcesoria z nimi związane, zaś klasa 9 obejmuje towary o różnym przeznaczeniu, funkcjach i sposobie użycia, takie jak urządzenia fotograficzne, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do przewodzenia prądu czy urządzenia do gaszenia ognia.

3             Pojęcie towarów i usług

Zdefiniowanie pojęcia towarów i usług jest istotne dla ustalenia zakresu znaczenia towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków towarowych.

3.1.        Towary

Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp pod pojęciem towarów należy rozumieć w szczególności wyroby przemysłowe, rzemieślnicze, płody rolne oraz produkty naturalne, zwłaszcza wody, minerały, surowce.

Na przykładzie tworzyw sztucznych widoczne jest, że towarami mogą być zarówno surowce (tworzywa sztuczne w stanie surowym w klasie 1), półprodukty (tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w produkcji w klasie 17), jak i produkty gotowe (pojemniki z tworzyw sztucznych do użycia w gospodarstwie domowym w klasie 21).

Pod pojęciem towarów mieszczą się zarówno towary naturalne (takie jak woda morska, minerały), jak i towary wyprodukowane (takie jak urządzenia fotograficzne).

Co do zasady za towar można zatem uznać wszystko to, co może stać się przedmiotem wymiany handlowej (materialny charakter towarów). Wyjątkowo niektóre towary, takie jak energia elektryczna w klasie 4, mają niematerialny charakter.

3.2.        Usługi

Usługi nie zostały wyraźnie zdefiniowane w pwp. Przywołany przepis art. 120 ust. 3 pkt 2 pwp wskazuje jedynie, że ilekroć w ustawie jest mowa o towarach, należy przez to rozumieć również usługi (z zastrzeżeniem art. 174 ust. 3 pwp).

Usługą będzie każde działanie lub świadczenie o charakterze niematerialnym, które ma na celu zaspokojenie potrzeb osób trzecich. Istotą usług jest ich świadczenie na rzecz osób trzecich. Zaznaczyć w tym miejscu należy, że pod pojęciem usług nie mieści się produkcja, wytwarzanie oraz reklama, sprzedaż i dystrybucja własnych towarów.

Przykłady

Sam fakt bycia tancerzem nie stanowi usługi świadczonej na rzecz osób trzecich, ale prowadzenie zajęć tanecznych w celach rozrywki i nauczania tańca już tak.

Reklamowanie własnych towarów nie jest usługą świadczoną na rzecz osób trzecich. Jeżeli zatem w wykazie występuje taki termin jak „reklama”, należy go rozumieć wyłącznie jako usługi reklamowe świadczone na rzecz osób trzecich.

4.         Zakres znaczeniowy towarów i usług zawartych w wykazach porównywanych znaków towarowych

4.1.        Charakterystyka ogólna

W niektórych przypadkach znaczenie towarów i usług wynika w sposób oczywisty z wykazu towarów i usług. Jeśli natomiast znaczenie towarów i usług budzi wątpliwości, to należy je interpretować w świetle realiów rynkowych.

Konieczność ustalenia prawidłowego zakresu znaczeniowego wykazu towarów i usług powstaje w sytuacji, gdy w wykazie tym użyto wyrażeń typu „w szczególności”, „mianowicie” lub innych równoważnych w celu pokazania związku danego towaru lub usługi z szerszą kategorią, do której należy. Niewłaściwa interpretacja tych określeń może skutkować przyjęciem zbyt szerokiego lub zbyt wąskiego zakresu ochrony, co w konsekwencji spowoduje błędną ocenę podobieństwa porównywanych towarów lub usług.

Wyrażenie „w szczególności” (lub inne równoważne) wskazuje, że określony towar lub usługa stanowi tylko przykładowy element w danej szerszej kategorii i zakres ochrony nie ogranicza się tylko do tego towaru lub usługi. A zatem użycie wyrażenia „w szczególności” oznacza, że wyliczenie towarów lub usług ma charakter niewyczerpujący [zob. wyrok SPI z dnia 9 kwietnia 2003 r.,
T-224/01 NU-TRIDE].

Przykłady

Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, w szczególności instrumenty klawiszowe” – obejmuje wszystkie rodzaje instrumentów muzycznych, nie tylko instrumenty klawiszowe.

Natomiast wyrażenie „mianowicie” (lub inne równoważne) oznacza, że wyliczenie towarów lub usług ma charakter wyczerpujący i ogranicza zakres ochrony tylko do wymienionych towarów lub usług.

Wykaz towarów o treści „Instrumenty muzyczne, a mianowicie instrumenty klawiszowe” – obejmuje tylko instrumenty klawiszowe.

4.2.        Zmiany w klasyfikacji towarów i usług

Każda aktualizacja Klasyfikacji nicejskiej, w szczególności wejście w życie nowej edycji Klasyfikacji, wprowadza określone zmiany, w tym przeniesienie towarów lub usług z jednej klasy do drugiej. Przykładowo w 9 edycji Klasyfikacji nicejskiej usługi prawne zostały przeniesione z klasy 42 do klasy 45.

Wykaz towarów i usług zarówno wcześniej zarejestrowanego, jak i zgłoszonego znaku towarowego należy oceniać zgodnie z edycją Klasyfikacji nicejskiej obowiązującą w chwili jego zgłoszenia.

Należy jednak pamiętać, że to treść wykazu towarów i usług, nie numer klasy w Klasyfikacji nicejskiej, wyznacza zakres ochrony znaku towarowego. Zatem zmiana numeracji Klasyfikacji nie wpływa na ustalenie zakresu znaczeniowego danego wykazu.

4.3.        Zakres ochrony ogólnych określeń z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej

Nagłówki klas Klasyfikacji nicejskiej wskazują w sposób ogólny dziedziny, do których należą zasadniczo towary i usługi z danej klasy.

Nagłówki tworzone są przez tzw. ogólne określenia, czyli wyrażenia pojawiające się w nagłówkach między średnikami – np. klasa 13 obejmuje cztery ogólne określenia: „broń palna”, „amunicja i pociski”, „materiały wybuchowe” oraz „sztuczne ognie”.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r. W sprawie C-307/10 IP TRANSLATOR potwierdził dopuszczalność stosowania ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej, pod warunkiem że tego typu wskazanie jest wystarczająco jasne i precyzyjne.

Zgodnie z § 7 ust. 1b Rozporządzenia w celu wskazania towarów zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem że te wskazania są wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uważa się, że wykaz towarów obejmuje wyłącznie towary objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.

W przypadku użycia w wykazie towarów i usług wszystkich ogólnych określeń z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej przyjmuje się, że zakres ochrony znaku towarowego obejmuje wyłącznie towary lub usługi objęte dosłownym znaczeniem tych ogólnych określeń. Nie jest dozwolona interpretacja, według której nagłówek klasy obejmuje wszystkie towary lub usługi w danej klasie. Dotyczy to znaków krajowych zgłoszonych zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku Trybunału w sprawie C-307/10 IP TRANSLATOR.

Dnia 2 maja 2013 r. Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), i krajowe urzędy patentowe w Unii Europejskiej wydały „Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie «IP Translator»” [zob. aktualna wersja komunikatu dostępna na stronie internetowej Urzędu: www.uprp.gov.pl].

Wspólny komunikat przedstawia stanowisko każdego z urzędów patentowych Unii Europejskiej oraz EUIPO o wpływie orzeczenia Trybunału w sprawie C-307/10 na praktykę orzeczniczą. Jest on efektem ścisłej współpracy urzędów w ramach koordynowanego przez EUIPO Programu Konwergencji, mającego na celu harmonizację praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Unii Europejskiej.

Urząd Patentowy RP stoi na stanowisku, iż przy ustalaniu zakresu ochrony unijnych znaków towarowych, zgłoszonych zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku w sprawie IP TRANSLATOR, ogólne określenia z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej należy interpretować dosłownie.

Zatem w celu określenia zakresu znaczeniowego wykazu towarów i usług zawierającego ogólne określenia z nagłówków Klasyfikacji nicejskiej należy zastosować ww. zasady.