Wytyczne w zakresie znaków towarowych

1. Uwagi ogólne

Opisowość oznaczeń jest jedną z najczęściej występujących przeszkód bezwzględnych rejestracji znaków towarowych. Inna przeszkoda pojawia się w odniesieniu do tzw. znaków wolnych (w literaturze określanych rozmaicie, także jako nazwy konieczne, nazwy rodzajowe). Znak towarowy cechuje się dynamizmem i może podlegać w toku używania rozmaitym przemianom. Z jednej strony znak nieodróżniający może w wyniku używania nabyć wtórną zdolność odróżniającą, z drugiej zaś znak towarowy pierwotnie odróżniający może ulec degeneracji i utracić zdolność odróżniania.

Trzeba zwrócić uwagę, że język ewoluuje w dużym tempie, stąd słowo będące pierwotnie neologizmem bez przypisanego mu konkretnego znaczenia może wejść do języka powszechnie używanego i stać się nazwą rodzajową. Zjawiska takie znane są prawu znaków towarowych w sytuacjach, gdy znak towarowy, nawet o wyraźnej zdolności odróżniającej, staje się tak silnie kojarzony przez odbiorców z konkretnym typem towarów czy usług, że po pewnym czasie zostaje uznany za jego nazwę rodzajową [J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2008, str. 227].

Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej biorą pod uwagę przemiany, jakim mogą podlegać znaki towarowe, i zakazują w przepisie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp udzielania praw ochronnych na oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów powszechnie używanych. W świetle wskazanego przepisu wyróżnić należy dwa rodzaje takich oznaczeń, a mianowicie:

oznaczenia, które weszły do języka potocznego;
oznaczenia, które są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Odwołanie się do języka potocznego oznacza, że chodzi o oznaczenia, którymi ludzie posługują się w języku mówionym. Język potoczny występuje bowiem w bezpośredniej komunikacji ludzkiej. Jest to język, którym porozumiewamy się w życiu codziennym, w swobodnej rozmowie. Określenie „weszły do języka potocznego” może odnosić się nie tylko do określonych słów, ale może także wiązać się z tzw. mową ciała i dotyczyć również określonych gestów. Stąd też oznaczenia z języka potocznego nie muszą być tylko oznaczeniami słownymi. Pewne gesty mogą zostać przedstawione w postaci graficznej czy w postaci form przestrzennych [K. Szczepanowska- -Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 589].

Natomiast przez utrwalone praktyki handlowe należy rozumieć dające się zaobserwować w obrocie, powtarzalne zachowania, polegające na posługiwaniu się pewnym oznaczeniem w związku z dokonywanymi czynnościami handlowymi, których celem jest sprzedaż towarów lub usług [K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 589].

W praktyce często zdarza się, że to samo oznaczenie uznawane jest za oznaczenie wypełniające znamiona art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp i jednocześnie oznaczenie opisowe, a zatem odpowiadające przepisowi art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp, czy też oznaczenie niedystynktywne, określone w art. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp. Jako zasadę przyjmuje się zatem, że możliwe jest odrębne lub łączne stosowanie przepisów odnoszących się do zdolności odróżniającej, jakkolwiek każda z zastosowanych podstaw odmowy powinna być należycie uzasadniona [zob. wyrok SPI z 26 października 2000 r., T-345/99 TRUSTEDLINK, § 31].

2. Zasady oceny

2.1. Zasada krajowości używania a zasada regionalności używania

Warunkiem uznania oznaczenia za takie, które powinno pozostać ogólnodostępne jest powszechność jego używania na terytorium Polski. Fakt używania danego oznaczenia na terytorium innego państwa pozostaje bez znaczenia w kwestii oceny jego zdolności rejestracyjnej. Pogląd taki uzasadnia terytorialny zakres obowiązywania ustawy pwp. Jednocześnie oznaczenie określone w art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp nie musi być używane na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Czasami wystarczające jest, gdy oznaczenie używane jest tylko regionalnie. Uzyskując prawo ochronne na znak towarowy, uprawniony nabywa bowiem, w myśl art. 153 ust. 1 pwp, prawo wyłączne do jego używania na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym, znak towarowy, który jest używany w języku potocznym lub w utrwalonych uczciwych praktykach handlowych w odniesieniu do danych towarów lub usług jedynie w pewnym regionie kraju, nie mógłby być przedmiotem prawa ochronnego, gdyż przyznanie takiej ochrony stałoby w sprzeczności z art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp [W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 220].

2.2. Zasada powszechności używania

W literaturze podkreśla się, że zasada powszechności stosowania danego oznaczenia nie może być utożsamiana z wymogiem używania znaku na całym terytorium Polski. W literaturze zwraca się uwagę, że zagadnienie powszechności używania oznaczenia odnosi się do używania oznaczenia w relewantnych kręgach obrotu. Wyznaczanie relewantnych kręgów obrotu powinno być dokonywane indywidualnie, każdorazowo dla konkretnego przypadku. Podczas dokonywania oceny należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności związane z obrotem zgłoszonymi towarami lub usługami, które mogą mieć znaczenie dla sprawy.

Należy zwrócić uwagę, że nie można przyjąć, że oznaczenie jest powszechnie używane, tylko na tej podstawie, że charakteryzuje się ono powszechną znajomością. Tego rodzaju rozpowszechnienie oznaczenia samo w sobie nie przesądza jeszcze o jego wolnym charakterze [W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 221]. W celu ocenienia warunków rejestracyjnych oznaczenia trzeba mieć bowiem na względzie sposób, w jaki jest ono postrzegane przez właściwy krąg odbiorców.

Przykładowo, w sprawie znaku towarowego słownego SKARB KIBICA przyjęto, że oznaczeniu temu nie można postawić zarzutu braku zdolności odróżniającej. Pomimo że w sprawie złożono dowody wskazujące na używanie oznaczenia SKARB KIBICA przez znaczną liczbę wydawców w odniesieniu do wydawnictw, najogólniej rzecz ujmując, o tematyce sportowej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny orzekły, że w przypadku tego oznaczenia nie można mówić o powszechności używania. NSA stanął na stanowisku, że ustalenie, iż oznaczenie SKARB KIBICA było używane przez różnych wydawców nie jest ustaleniem wystarczającym do stwierdzenia, że była to utrwalona i uczciwa praktyka handlowa, która pozbawiła to oznaczenie dostatecznych znamion odróżniających. Używanie to nie miało bowiem charakteru powszechnego. Oznaczenie SKARB KIBICA nie było jedynym oznaczeniem dla informacji sportowych funkcjonującym w praktykach wydawniczych. Informacje tego rodzaju oznaczano bowiem również określeniami „Kibic”, „Vademecum Kibica”, „Gazeta Kibica”, a to oznacza, że na rynku wydawniczym obejmującym prasę sportową nie było utrwalonego zwyczaju używania oznaczenia SKARB KIBICA dla przekazu określonych informacji sportowych. Sąd podkreślił również, że dla wykazania przesłanki używania w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych istotne jest zarówno zachowanie profesjonalistów (w tym przypadku wydawców prasy), jak i ocena nabywców określonych towarów i usług. Prawidłowe funkcjonowanie znaku towarowego nie jest zależne od ilości podmiotów oznaczających w dany sposób wprowadzane do obrotu towary lub usługi. Należy przede wszystkim zbadać, jak oznaczenie takie jest odbierane i postrzegane przez właściwy krąg odbiorców [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2009 r., VI SA/Wa 2219/08, wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., II GSK 626/09].

Z powyższego wynika, że zasada powszechności używania nie jest regułą dającą się ująć w prostych danych liczbowych, które mogłyby jasno precyzować, kiedy można mówić, że dane oznaczenie stosowane jest powszechnie. Każdorazowo należy przeprowadzać zatem odrębną analizę, w której poddaje się ocenie wszelkie okoliczności relewantne dla danych kręgów obrotu. Niemniej jednak można wskazać, że art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp nie będzie mieć zastosowania w odniesieniu do oznaczenia, którego wykorzystywanie na rynku ogranicza się do jednego uczestnika rynku [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF].

Należy także zauważyć, że sam fakt występowania danego oznaczenia w słownikach nie stanowi samoistnej podstawy do stwierdzenia, że zaszły okoliczności określone w art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp. Także w takim przypadku należy dowieść, że oznaczenie weszło do języka potocznego czy też że jest używane w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych i że jako takie nie jest postrzegane przez relewantny krąg odbiorców jako oznaczenie komercyjnego pochodzenia towarów lub usług.

2.3. Zasada przedmiotowego odniesienia

Przepis art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp powinien być interpretowany jako zapobiegający udzieleniu ochrony na oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych do oznaczania towarów lub usług, dla których odróżniania zgłoszono znak towarowy.

Ocena, czy oznaczenie stało się zwyczajowe może być dokonana tylko, po pierwsze, w odniesieniu do towarów i usług, dla jakich nastąpiło zgłoszenie, po drugie, z uwzględnieniem percepcji oznaczenia wśród odbiorców. Zasada przedmiotowego odniesienia nie wynika wprost z treści analizowanego przepisu. Uzasadniają ją jednak poglądy części doktryny oraz orzecznictwo [zob. wyrok Sądu Unii Europejskiej z 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z 16 marca 2006 r., T-322/03 WEISSE SEITEN i cytowane orzecznictwo].

W tym miejscu należy również wskazać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 4 października 2001 r. W sprawie C-517/99, dotyczący znaku towarowego BRAWO. W tej sprawie Trybunał wypowiedział się w kwestii interpretacji art. 3 ust. 1 lit. d) pierwszej dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Treść tej regulacji jest analogiczna do brzmienia polskiego przepisu art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp. W przywołanym wyroku wskazano, że treść przepisu należy interpretować w taki sposób, że stanowi on przeszkodę rejestracji znaku towarowego jedynie w przypadku, gdy znaki lub oznaczenia, z których wyłącznie składa się ten znak towarowy, weszły do języka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk handlowych jako oznaczenia towarów lub usług, dla których znak ten został zgłoszony do rejestracji. Trybunał wskazał, że z faktu, iż treść przepisu nie odwołuje się do towarów i usług, nie można wysnuć wniosku, że przy ocenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego nie należy uwzględniać relacji znaków lub oznaczeń, z jakich składa się znak towarowy, w stosunku do towarów lub usług, do których odnosi się ten znak towarowy. Celem analizowanego przepisu jest bowiem uniemożliwienie rejestracji znaków, które nie mają zdolności odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Nie można zaś w sposób abstrakcyjny dokonać oceny zdolności odróżniającej określonych znaków lub oznaczeń bez uwzględnienia towarów lub usług, dla których odróżniania zostały zgłoszone.

W cytowanym powyżej wyroku Trybunał wskazał także, że z uwagi na praktyczną skuteczność przepisu, nie można ograniczać zakresu jego obowiązywania do tych znaków towarowych, które opisują właściwości lub cechy towarów lub usług, do których się one odnoszą. Biorąc pod uwagę oznaczenia składające się z elementów służących jako zachęta do nabycia danych towarów lub usług, Trybunał wskazał, że znaki składające się z oznaczeń używanych jako slogany reklamowe, wyznaczniki jakości lub zachęta do nabycia towaru lub usługi nie są wyłączone z rejestracji wyłącznie z powodu takiego ich użycia. Należy rozstrzygnąć w każdym indywidualnym przypadku, czy takie znaki weszły do języka potocznego lub do prowadzonych w dobrej wierze praktyk handlowych jako oznaczenia towarów lub usług, do których odnosi się ten znak towarowy. Dla zastosowania analizowanego przepisu, w myśl powoływanego wyroku, bez znaczenia jest, czy przedmiotowe znaki opisują właściwości lub cechy tych towarów lub usług.

2.4. Zasada oceny z punktu widzenia relewantnego kręgu odbiorców

Podczas oceniania, czy dane oznaczenie posiada zdolność rejestracyjną w aspekcie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp, należy uwzględniać, jak oznaczenie to jest odbierane przez relewantny krąg odbiorców. Oceny, czy mamy do czynienia z oznaczeniem, które powinno pozostać ogólnodostępne, należy dokonywać z punktu widzenia przeciętnego nabywcy, co do którego przyjmuje się, że jest stosunkowo dobrze poinformowany, stosunkowo uważny i ostrożny, z uwzględnieniem oczekiwania, jakie mógłby mieć wobec oznaczeń w odniesieniu do określonego typu towarów lub usług [zob. wyrok SUE z dnia 7 czerwca 2011 r., T-507/08 16PF; wyrok SPI z dnia 16 marca 2006, T-322/03 WEISSE SEITEN].

Zasada ta wydaje się być akceptowana także na gruncie polskiego orzecznictwa, gdzie również podkreśla się, że niewystarczające jest udowodnienie, że dane oznaczenie weszło do języka potocznego bądź jest używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Dla oceny, czy dane oznaczenie posiada dostateczne znamiona odróżniające, istotna jest ocena nabywców określonych towarów i usług [wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 2010 r., II GSK 626/09].

3. Przykłady znaków towarowych, które nie uzyskały ochrony bądź ją utraciły

Znak towarowy słowny FRAPPE – w wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2008 r., VI SA/Wa 1486/08, Sąd oddalił skargę na decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FRAPPE. Wskazano, że oznaczenie FRAPPE jest oznaczeniem określającym rodzaj napoju sporządzanego przede wszystkim na bazie kawy i odpowiednio schłodzonego. W sprawie udowodniono, że słowo „frappe” było i jest używane w Polsce do oznaczania napojów schłodzonych sporządzanych na bazie kawy.

Znak towarowy słowny KOSTRZYŃSKIE POMPEJE – Urząd decyzją z dnia 11 października 2013 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania usług z klas: 36, 39, 41. Oznaczenie „Kostrzyńskie Pompeje”, zgodnie ze zgromadzonym materiałem dowodowym, było używane na przestrzeni kilku lat przed datą zgłoszenia rozpatrywanego znaku towarowego jako nazwa ruin starego miasta, znajdujących się w mieście Kostrzyń nad Odrą. Oznaczenie weszło do języka potocznego, jak również używane było w utrwalonych i uczciwych praktykach handlowych. Urząd uznał wskazane oznaczenie za pozbawione znamion odróżniających w odniesieniu do usług, dla których nastąpiło zgłoszenie.

Znak towarowy słowny WROCEK – Urząd decyzją z dnia 3 marca 2014 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 16, 35, 41. Urząd wskazał, że słowo „Wrocek” weszło do języka potocznego i używane jest jako potoczny skrót nazwy miasta Wrocław.

Znak towarowy słowny WAWA – Urząd decyzją z dnia 3 marca 2014 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 16, 35, 41. Urząd wskazał, że słowo „Wawa” weszło do języka potocznego i używane jest jako potoczny skrót nazwy miasta Warszawa.

Znak towarowy słowny PŁYNNE TAPETY – Urząd decyzją z dnia 31 maja 2006 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów: tapety, obicia ścienne z materiałów tekstylnych. Urząd ocenił, bazując na zgromadzonym materiale dowodowym, że oznaczenie PŁYNNE TAPETY używane jest przez wielu przedsiębiorców z branży budowlanej, w związku z czym można stwierdzić, że weszło do utrwalonych praktyk handlowych. W decyzji wskazano, że „płynne tapety” to typ produktów, stanowiących mieszankę bawełny, kleju roślinnego i dodatków, przeznaczonych do pokrywania ścian i innych powierzchni.

Znak towarowy słowny HERBATKA PO GÓRALSKU – Urząd decyzją z dnia 29 listopada 2006 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 129 ust. 2 pkt 3 pwp (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 4 pwp). Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania herbaty. Urząd stwierdził, że wyrażenie „herbatka po góralsku” weszło do języka potocznego i przez potencjalnych nabywców jest rozumiane jako określenie herbaty z dodatkiem alkoholu.

Znak towarowy słowny roweromat – Urząd decyzją z dnia 18 sierpnia 2017 r. odmówił udzielenia prawa ochronnego na wskazany znak towarowy, jako podstawę wskazując między innymi art. 1291 ust. 1 pkt 4 pwp. Przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z klas: 6, 9, 39, przy czym towary te i usługi wiązały się z rowerami. Urząd stwierdził, że wyrażenie „roweromat” weszło do języka potocznego i było używane przed datą zgłoszenia znaku do ochrony w utrwalonych praktykach handlowych jako wskazanie odnoszące się do stacji rowerowych.