Najbardziej złożoną i jednocześnie najbardziej pojemną z przesłanek wskazanych w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp jest przesłanka ustanawiająca formy ingerencji późniejszego oznaczenia w prawo do znaku renomowanego. Ustawodawca wyróżnił w tym zakresie trzy rodzaje naruszeń:

• czerpanie nienależnej korzyści;
• działanie na szkodę charakteru odróżniającego;
• działanie na szkodę renomy znaku.

Zaistnienie jednego z wyżej wskazanych rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby omawiany przepis miał zastosowanie.

Dla ustalenia zaistnienia przesłanki nienależnej korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego wystarczające jest przeprowadzenie dowodu na wykazanie prawdopodobieństwa powstania szkody (przez osłabienie stopnia zdolności odróżniającej znaku towarowego lub jego renomy) lub uzyskania nienależnych korzyści (przez wykorzystanie charakteru odróżniającego lub renomy znaku) w przyszłości [zob. wyrok NSA dnia 22 stycznia 2014 r., II GSK 1600/12]. Podkreśla się zatem, że uprawniony z rejestracji renomowanego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazania, że jego znak towarowy został rzeczywiście naruszony.

1.         Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy

Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku dotyczy sytuacji, w której zgłaszający późniejszy znak korzysta z atrakcyjności i rozpoznawalności wcześniejszego renomowanego oznaczenia poprzez oznaczenie swoich towarów lub usług oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku renomowanego. Zgłaszający korzysta tym samym z wypracowanego kapitału w postaci wartości reklamowej tego znaku. Takie działania określa się mianem „pasożytnictwa”, rozumianego jako działania zmierzające do osiągnięcia przez osobę trzecią korzyści z używania identycznego lub podobnego oznaczenia.

W orzecznictwie unijnym przyjmuje się, że przedmiotową przesłankę należy uznać za spełnioną, gdy „osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu, w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku” [zob. wyrok TSUE z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09 L’Oréal]. Odnoszenie korzyści z takiego używania znaku przez zgłaszającego późniejsze oznaczenie powinno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy ze względu wysiłek włożony przez uprawnionego do znaku renomowanego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku znaku oraz nakłady poniesione na ten cel.

Zarówno charakter odróżniający, jak i renoma znaku towarowego muszą być oceniane z uwzględnieniem sposobu postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców. Zatem istnienie naruszeń polegających na działaniu na szkodę charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].

2.         Działanie na szkodę charakteru odróżniającego

Działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego jest określane również jako „osłabienie”, „pomniejszanie” czy „rozmywanie” znaku towarowego. Z działaniem na szkodę charakteru odróżniającego mamy do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem późniejszego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy wcześniejszy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest w stanie działać dłużej w ten sposób [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].

W następstwie działania na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego renomowanego znaku towarowego zachodzi proces osłabiania oddziaływania tego znaku na odbiorców. Poprzez wprowadzenie na rynek późniejszego oznaczenia – identycznego lub podobnego do znaku renomowanego – systematycznie zmniejsza się siła przyciągania znaku renomowanego. Natomiast sygnowanie znakiem późniejszym innych towarów w konsekwencji powoduje, że oznaczenie nie będzie już kojarzyć się odbiorcom z konkretnym towarem bądź usługą. Osłabia to zdolność renomowanego znaku towarowego do odróżniania towarów lub usług w obrocie.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, przedstawienie dowodu na okoliczność, że używanie późniejszego znaku towarowego działa lub może działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, „wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości”. Na ustalenie wystąpienia omawianej przesłanki nie ma natomiast wpływu kwestia, czy uprawniony do późniejszego znaku czerpie korzyści z charakteru odróżniającego oznaczenia renomowanego [zob. wyrok ETS z dnia 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel].

3.         Działanie na szkodę renomy znaku

Z działaniem na szkodę renomy znaku towarowego, określanym również jako „przyćmienie” lub „degradacja” znaku, mamy do czynienia, gdy towary, dla których używane jest późniejsze identyczne lub podobne oznaczenie, są postrzegane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić zwłaszcza, gdy towary lub usługi oferowane przez uprawnionego do późniejszego identycznego lub podobnego znaku posiadają właściwości mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 18 czerwca 2009 r., C-487/07 L’Oréal].

W kontekście badania wystąpienia tej przesłanki, tj. działań na szkodę renomy, pojęcie renoma należy utożsamić z pozytywnymi wyobrażeniami odnośnie do towaru i znaku towarowego powstającymi u odbiorców. Działanie na szkodę renomy oznacza działanie na szkodę skojarzeń jakościowych wywoływanych przez znak renomowany i opatrzone nim towary czy usługi. Opisane działania bez wątpienia wpływają negatywnie na wypracowaną pozycję rynkową zbudowaną wokół oznaczenia renomowanego.