Względna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie stojące w kolizji ze znakiem renomowanym została wyrażona w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp. Zgodnie z jego treścią po rozpatrzeniu sprzeciwu uznanego za zasadny nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów europejskich istnienie wskazanych wyżej naruszeń należy oceniać w odniesieniu do sposobu postrzegania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta tych towarów i usług, dla których znak ten został zarejestrowany [por. wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r., T-59/08 NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC].

Prawo własności przemysłowej w sposób szczególny kształtuje ochronę znaków renomowanych, przyznając im wyraźnie rozszerzoną ochronę. W związku z powyższym badanie kolizji zgłoszonego oznaczenia ze znakiem renomowanym powinno być oparte na analizie pięciu przesłanek wskazanych w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp [zob. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 716]. Przeprowadzone przez Urząd badanie będzie obejmować sprawdzenie, czy zostaną łącznie spełnione poniższe kryteria:

• przeciwstawiony znak jest renomowany;
• przeciwstawiony znak jest zarejestrowany lub zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne);
• późniejszy znak jest identyczny lub podobny do przeciwstawionego renomowanego oznaczenia;
• późniejszy znak zgłoszono dla „jakichkolwiek towarów”;
• używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Wskazana metodologia jest także uznana w orzecznictwie administracyjnym [wyrok NSA z dnia 21 czerwca 2017 r., II GSK 2782/15].