Zdolność oznaczenia do uznania go za znak towarowy to ogół cech, które wskazano w normatywnej definicji znaku towarowego i wprowadzono przez doktrynę i orzecznictwo [por. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014, str. 285].

Przyjmuje się, że oznaczenie może zostać uznane za znak towarowy, gdy jest jednocześnie:

• zmysłowo postrzegalne,
• jednolite,
• samoistne,
• przedstawione w sposób jasny i precyzyjny.

W przypadku, gdy zgłoszone oznaczenie pozbawione jest wyżej wymienionych cech, nie jest możliwe udzielenie na nie prawa ochronnego. W konsekwencji oznacza to, że Urząd odmówi udzielenia prawa na podstawie art. 1291 ust. 1 pkt 1 pwp w związku z art. 120 ust. 1 pwp.

1.         Zmysłowa postrzegalność

Zmysłowa postrzegalność, którą powinien charakteryzować się znak towarowy, to zdolność oznaczenia do postrzegania go za pomocą zmysłów.

Katalog form przedstawieniowych zdolnych, by uznać je za znak towarowy, wymienionych przykładowo w art. 120 ust. 2 pwp, wskazuje na oznaczenia zdolne do postrzegania za pomocą zmysłów wzroku i słuchu. W doktrynie przyjmuje się jednak, że nie są to jedyne zmysły, na które mogą działać znaki towarowe [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 571; P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014, str. 286].

Niemniej jednak, w przypadku znaków odbieranych za pomocą innych zmysłów, duży problem może stanowić sposób ich reprezentacji w rejestrze za pomocą ogólnie dostępnej technologii. Dotyczy to przede wszystkim znaków odbieranych za pomocą zmysłów smaku, zapachu czy dotyku [zob. także rozdział II – Abstrakcyjna zdolność do odróżniania].

Przykłady

Znaki postrzegane za pomocą zmysłu wzroku:

Znaki postrzegane za pomocą zmysłu słuchu – znaki dźwiękowe:

2.         Jednolitość

Jednolitość oznaczenia odnosi się do jego cech strukturalnych i oznacza, że musi być ono na tyle spójne, by w całości mogło być objęte jednym aktem poznawczym.

Innymi słowy, by oznaczenie mogło być uznane za jednolite, powinno móc być objęte w całości jednym aktem postrzegania, bez konieczności uruchamiania szczególnych procesów myślowych, i jako takie powinno być zapamiętane [por. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014, str. 286]. Oznaczenie powinno wyróżniać się zatem „pewną skrótowością, wyrazistością oraz komunikatywnością” [por. E. Wojcieszko-Głuszko [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 429].

Za niejednolite uznane zostaną wszystkie oznaczenia, które będą zbyt skomplikowane, by mogły być zapamiętane w wyniku jednego aktu poznawczego. Będą to także oznaczenia, które zawierają zbyt wiele różnych treści.

Przykład

Znak niejednolity:

3.         Samoistność

Samoistność znaku towarowego względem towaru stanowi podstawowe kryterium zdolności odróżniania. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że towaru jako takiego nie można identyfikować za pomocą niego samego [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, Warszawa 2005, str. 184].

Przyjęcie kryterium samoistności oznacza zatem, że znak towarowy powinien zostać oddzielony od produktu, który ma sygnować. Innymi słowy, znakiem towarowym nie może być wyłącznie sam towar lub jego część składowa, ale musi on być odrębnym od towaru bytem w sensie fizycznym lub pojęciowym.

Przykłady

Oznaczenia samoistne wobec towaru:

Oznaczenia niesamoistne wobec towaru:

Rys. znaki zgłoszone dla towarów z kl. 21

Sam kształt towaru nie jest jednak co do zasady wyłączony z ochrony. Ustawodawca wymienia bowiem formę towaru lub opakowania jako przykład formy przestrzennej, która może być znakiem towarowym. Należy jednak przyjąć, że samoistność znaku towarowego oznacza „nakaz, by istniała możliwość przynajmniej pojęciowego oddzielenia oznaczenia i towaru przez odbiorców (…), tak aby móc dostrzec związek między nimi jako dwoma odrębnymi elementami” [P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014, str. 287].

4.         Przedstawienie

Zgodnie z nową definicją znaku towarowego przedstawienie go w formie graficznej nie jest już konieczne. Forma przedstawieniowa oznaczenia powinna być jednak precyzyjnie ustalona, tak by można było odtworzyć ją w rejestrze znaków towarowych. Jest to konieczne przede wszystkim z uwagi na pewność przedmiotu ochrony, który powinien zostać określony w sposób „jasny i precyzyjny” [por. wyrok ETS z dnia 12 grudnia 2002 r., C-237/00 Ralf Sieckmann]. Dlatego też, aby umożliwić właściwym organom i opinii publicznej ustalenie dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu, ustalono, że znak towarowy można przedstawić w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, o ile może on zostać odtworzony w rejestrze w sposób:

• jasny,
• precyzyjny,
• samodzielny,
• łatwo dostępny,
• zrozumiały,
• trwały,
• obiektywny.

Wymienione wyżej warunki, tzw. kryteria Sieckmanna, pozwalają na zapewnienie zarówno odpowiedniej reprezentacji oznaczenia, jak i pewności co do przedmiotu ochrony w związku ze zniesieniem wymogu graficznej przedstawialności.

Wydaje się, że obecna definicja znaku towarowego ułatwia zgłaszanie niekonwencjonalnych oznaczeń, takich jak np. znaki przestrzenne czy dźwiękowe. Ich reprezentacja w wielu przypadkach będzie jednak odbywała się na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez wykorzystanie obrazów czy plików dźwiękowych zapisanych na nośnikach danych. Problemy może jednak nadal sprawiać zgłaszanie znaków, które stanowi zapach czy smak, gdyż spełnienie wszystkich siedmiu ww. kryteriów może być trudne do osiągnięcia pomimo braku konieczności przedstawienia ich w sposób graficzny.