Istotą znaku towarowego jest jego zdolność do odróżniania. Art. 120 pwp stanowi bowiem, że znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Zdolność do odróżniania jako cecha znaku towarowego ma podstawowe znaczenie przy ocenie, czy dany symbol może być uznany za znak towarowy, gdyż bez niej oznaczenie nie jest zdolne do pełnienia swojej podstawowej funkcji, jaką niewątpliwie jest funkcja oznaczenia pochodzenia [por. P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014, str. 284].

Powszechnie przyjmuje się, że zdolność do odróżniania ma charakter abstrakcyjny i oceniana jest w oderwaniu od konkretnego towaru. Oznacza to, że podczas analizy, czy dane oznaczenie może być znakiem towarowym, badana jest jego potencjalna zdolność do odróżniania [por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. Du Vall, Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, Warszawa 2005, str. 183].

Ocena istnienia abstrakcyjnej zdolności odróżniającej oznaczenia polega na ustaleniu, czy potencjalny odbiorca towaru nim sygnowanego zapamięta je jako oznaczenie identyfikujące. Należy także zbadać, czy oznaczeniu temu nie będzie przypisana jakaś konkretna cecha odnosząca się do towaru [por. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] System prawa prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, , Warszawa 2012, str. 568].

Oznaczanie pozbawione abstrakcyjnej zdolności do odróżniania nie może być w ogóle znakiem towarowym i w konsekwencji nie może być na nie udzielone prawo ochronne, o czym stanowi art. 1291 ust. 1 pkt 1 pwp. W takim wypadku Urząd wydaje decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego.

Przykłady

Oznaczenia pozbawione zdolności odróżniania:

„supermarket”

[por. wyrok NSA z 8 czerwca 2005, IIGSK 65/05]

Abstrakcyjną zdolność do odróżniania należy rozróżnić od tzw. konkretnej zdolności odróżniającej, której ocena dokonywana jest zawsze w odniesieniu do towarów i usług będących przedmiotem zgłoszenia [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2004 r., II SA 4664/03; zob. także rozdział II – Abstrakcyjna zdolność do odróżniania oraz rozdział III – Konkretna zdolność odróżniająca].