1.         Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd – definicja

W doktrynie przyjmuje się, iż niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców polega na możliwości błędnego, nieodpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę danego towaru uprawnionemu z rejestracji z uwagi na znak, który został na ten towar nałożony. Niebezpieczeństwo to jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 749].

1.1.        Rodzaje

Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tylko możliwość rzeczywistego pomylenia znaków, ale również uznania, że informują one o związkach łączących dwa odrębne przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem europejskim prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje także wtedy, gdy istnieje ryzyko, że odbiorcy mogą nabrać przekonania, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub, w zależności od sytuacji, z przedsiębiorstw powiązanych ze sobą gospodarczo [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 Canon].

Na tle orzecznictwa sądów europejskich można rozróżnić:

1. Bezpośrednie wprowadzenie w błąd – niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w znaczeniu wąskim.

Bezpośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości powstania pomyłek wśród odbiorców danych towarów lub usług, którzy uznają, że towary sygnowane znakiem towarowym pochodzą z przedsiębiorstwa uprawnionego do innego znaku towarowego.

2. Pośrednie wprowadzenie w błąd – niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w znaczeniu szerokim.

Pośrednie wprowadzenie w błąd polega na możliwości uznania przez przeciętnego odbiorcę, że uprawnionych do porównywanych znaków łączą związki gospodarcze.

Pośrednie wprowadzenie w błąd ma miejsce w przypadku, gdy potencjalny odbiorca co prawda rozróżnia towary lub usługi i nie przypisuje ich jednemu uprawnionemu, ale błędnie uznaje, że pomiędzy uprawnionymi do danych znaków istnieje związek o charakterze gospodarczym.

W szczególności domniemanie takie występuje w sytuacji, gdy potencjalny odbiorca uznaje, że towary lub usługi znajdują się pod kontrolą właściciela danego znaku towarowego i to nawet wtedy, gdy w opinii przeciętnych odbiorców oznaczane porównywanymi znakami towary lub usługi mają różne miejsca produkcji.

Związki gospodarcze występują głównie w odniesieniu do przedsiębiorstw należących do tej samej grupy kapitałowej (np. spółka nadrzędna i kontrolowane przez nią tzw. spółki córki).

Inny przykład takich powiązań mogą stanowić podmioty, które zawarły umowy dotyczące licencji, sprzedaży lub dystrybucji danych towarów.

1.2.        Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a niebezpieczeństwo skojarzenia

Pojęcie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nie jest tożsame z niebezpieczeństwem skojarzenia pomiędzy znakami. Samo skojarzenie znaków ze sobą nie zawsze prowadzi bowiem do stwierdzenia wystąpienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Niemniej, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd może w szczególności obejmować skojarzenie ze znakiem wcześniejszym [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

1.3.     Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd a inne przesłanki określone w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie:

  • identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz
  • identyczności lub podobieństwa pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem.

Wymienione przesłanki powinny być spełnione kumulatywnie [zob. wyrok ETS z dnia 12 października 2004 r., C-106/03 P Vedial]. Oznacza to, że w przypadku stwierdzenia braku wystąpienia jednej z nich nie można stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Podobieństwo oznaczeń oraz podobieństwo towarów lub usług, dla których znaki są zgłaszane lub zarejestrowane, wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego. Wysoki stopień podobieństwa towarów lub usług, do oznaczania których służą porównywane znaki, może być bowiem zniwelowany niewielkim stopniem podobieństwa samych oznaczeń. I odwrotnie – w przypadku niskiego stopnia podobieństwa danych towarów i usług, wyższy stopień podobieństwa oznaczeń może zdecydować o spełnieniu przesłanki wprowadzenia w błąd [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 Canon].

2.         Całościowa ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

2.1.        Uwagi ogólne

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd powinna mieć charakter całościowy i uwzględniać wszystkie istotne okoliczności stanu faktycznego [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

To, czy w konkretnym wypadku występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, zależy od ogólnej oceny kilku zależnych od siebie kryteriów, takich jak:

  • podobieństwo towarów i usług,
  • podobieństwo oznaczeń,
  • właściwy krąg odbiorców,
  • występowanie odróżniających i dominujących elementów w kolidujących ze sobą oznaczeniach,
  • stopień rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego,
  • inne czynniki.

W toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie wymienionych wyżej czynników, a następnie określenie ich znaczenia w każdej indywidualnej sprawie.

2.2.        Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd

2.2.1.     Właściwy krąg odbiorców, przeciętny odbiorca

Powszechnie przyjmuje się, że podstawowe znaczenie przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ma opinia odbiorców towarów sygnowanych określonym znakiem w zwykłych warunkach obrotu.

Zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich decydującą rolę w ogólnej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odgrywa sposób postrzegania znaków przez przeciętnego konsumenta danego typu towarów lub usług [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

Powstanie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców to także jedna z przesłanek wynikających z przepisu art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp.

W literaturze i na tle orzecznictwa sądów unijnych można rozróżnić dwie kategorie odbiorców towarów: właściwy krąg odbiorców oraz przeciętnego odbiorcę towarów.

2.2.2.     Definicja właściwego kręgu odbiorców

Właściwy krąg odbiorców to aktualni lub potencjalni nabywcy towarów sygnowanych znakiem towarowym, czyli konsumenci, którzy kupują towary lub usługi obecnie lub mogą dokonać ich zakupu w przyszłości.

Ustalenie właściwego kręgu odbiorców polega zatem na określeniu adresatów towarów lub usług oznaczanych znakiem towarowym i powinno być dokonane z uwzględnieniem ich charakteru.

Za odbiorców towarów i usług będą uznane wszystkie te osoby, które mogą nabyć towary lub skorzystać z usług na kolejnych etapach dystrybucji. Będą to przede wszystkim finalni odbiorcy towarów i usług, a także inne osoby uczestniczące w ich produkcji lub dystrybucji.

Na podstawie orzecznictwa sądów unijnych, uwzględniającego kryterium charakteru danych towarów i usług [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-375/97 General Motors Corporation], można dokonać rozróżnienia pomiędzy:

  • ogółem odbiorców – osobami, które dokonują zakupu towarów i usług w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb, a
  • odbiorcami profesjonalnymi/odbiorcami wyspecjalizowanymi.

Powszechnie akceptowany jest pogląd, iż wystarczającym do stwierdzenia występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest ustalenie, że znacząca część właściwego kręgu odbiorców spornych towarów lub usług może zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia towarów lub usług. Nie jest zatem konieczne ustalenie, że możliwość wprowadzenia w błąd dotyczy wszystkich istniejących lub potencjalnych konsumentów danych towarów lub usług. Wystarczające jest już bowiem samo ryzyko wprowadzenia w błąd nawet części odbiorców, niezależnie od tego, czy rzeczywiście taki błąd zaistniał [zob. wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r., II GSK 1061/13].

2.2.3.        Krąg odbiorców, dla których oceniane jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Podczas ustalania właściwego kręgu odbiorców w pierwszej kolejności należy wskazać grupę konsumentów towarów i usług oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi, które uznano za identyczne lub podobne.

W zależności od okoliczności danego przypadku właściwy krąg odbiorców określonego rodzaju towarów i usług może być bardzo zróżnicowany.

Odbiorcami danych towarów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoby, które kupują dane towary w celu zaspokojenia własnych potrzeb, jak i takie, które kierują się innymi względami, np. gospodarczymi.

W konkretnym przypadku może się zdarzyć, że aktualnymi i potencjalnymi nabywcami danych towarów mogą być dwie odrębne grupy odbiorców. W takim przypadku przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę każdą z nich.

Ustalenie, że dany znak wywołuje wrażenie, że towary nim oznaczone mają wspólne źródło z towarami oznaczanymi znakiem towarowym z wcześniejszym pierwszeństwem, chociażby u nabywców należących do jednej z grup odbiorców tych towarów, skutkuje stwierdzeniem spełnienia przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Przy ustalaniu właściwego kręgu odbiorców możemy spotkać się z następującymi przypadkami:

1. Towary lub usługi obu znaków są kierowane do ogółu odbiorców – właściwym kręgiem odbiorców będzie ogół konsumentów.

Przykład

Artykuły spożywcze i odzieżowe, które są artykułami codziennego użytku i są skierowane do ogółu odbiorców. Właściwym kręgiem odbiorców tych towarów będzie zatem ogół konsumentów.

2. Towary lub usługi obu znaków są kierowane do grupy odbiorców wyspecjalizowanych (odbiorcy profesjonalni) – właściwym kręgiem odbiorców będą odbiorcy wyspecjalizowani.

Przykład

Zakupu specjalistycznej aparatury medycznej dokonują głównie placówki medyczne. Urządzenia medyczne są także obsługiwane przez odpowiednio przeszkolony personel danej placówki. Osoby te muszą zatem posiadać odpowiednią wiedzę specjalistyczną i uznaje się je za odbiorców profesjonalnych.

Odbiorcami urządzeń medycznych mogą być także pojedyncze osoby prowadzące indywidualną działalność, np. lekarze posiadający praktykę indywidualną. Jednakże nawet w tych wypadkach zakupu dokonuje osoba z odpowiednim przygotowaniem i wiedzą.

3. Towary lub usługi obu znaków są kierowane zarówno do ogółu odbiorców, jak i do specjalistów – właściwym kręgiem odbiorców będą obie grupy, jednak większe znaczenie w danej sprawie będzie miała opinia odbiorców, którzy wykazują się niższym poziomem uwagi.

Przykład

Właściwy krąg odbiorców środków farmaceutycznych składa się zarówno z konsumentów końcowych, czyli pacjentów, jak i ze specjalistów – lekarzy i farmaceutów posiadających specjalistyczną wiedzę medyczną lub farmaceutyczną.

W przypadku produktów farmaceutycznych możemy rozróżnić dwie grupy tych towarów. Pierwszą z nich stanowią środki farmaceutyczne dostępne wyłącznie na receptę. W tym przypadku właściwy krąg odbiorców tych towarów będzie składał się jednocześnie z osób wykwalifikowanych (lekarzy i farmaceutów), jak i pacjentów [zob. wyrok ETS z dnia 26 kwietnia 2007 r., C-412/05 P TRAVATAN].

Drugą grupę produktów farmaceutycznych stanowią środki farmaceutyczne, które nie są przepisywane lub sprzedawane przez wykwalifikowanych specjalistów, ale są swobodnie dostępne na rynku. W tym przypadku przeciętnym odbiorcą będzie w większości przypadków sam pacjent.

Usługi z klasy 39 polegające na transporcie, pakowaniu i składowaniu towarów są przeznaczone dla pojedynczych odbiorców, jak również dla przedsiębiorstw przemysłowych. Nie są to usługi nabywane codziennie, są jednak w powszechnym użyciu. Przeciętnymi odbiorcami tych usług będą zatem, obok podmiotów profesjonalnych, także zwykli konsumenci.

2.2.4.     Przeciętny odbiorca towarów lub usług – definicja

Kolejnym krokiem po ustaleniu właściwego kręgu odbiorców jest określenie, kim są modelowi nabywcy danych towarów lub usług, czyli ich przeciętni odbiorcy.

Przyjęty przez sądy europejskie wzorzec przeciętnego odbiorcy ma jednolity charakter na terytorium całej Unii Europejskiej.

Powszechnie przyjmuje się, że przeciętny odbiorca określonej kategorii produktów to osoba właściwie poinformowana, dostatecznie spostrzegawcza i rozsądna [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

Przyjęcie takiej definicji oznacza, że przeciętnym odbiorcą jest osoba dysponująca określoną wiedzą o świecie, posiadająca zdolność do przyswajania informacji, ale podchodząca do nich z pewną dozą krytycyzmu, z uwagi na świadomość komercyjnej roli znaku towarowego.

Ocena niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd dokonywana jest zatem zawsze z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy, tj. osoby dobrze poinformowanej, wystarczająco uważnej i racjonalnej, która przynależy do właściwego kręgu odbiorców danych towarów lub usług.

Ustalenie, że modelowy przeciętny odbiorca będzie mógł przypuszczać, iż oznaczone porównywanymi znakami towary lub usługi pochodzą z tego samego źródła będzie zawsze skutkowało wystąpieniem niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Natomiast w sytuacji, gdy przeciętny odbiorca w żaden sposób nie będzie mógł domniemywać pochodzenia towarów z tego samego przedsiębiorstwa, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd nie będzie miało miejsca.

Sposób postrzegania znaków przez przeciętnego odbiorcę ma zatem kluczowe znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd i zależy od rodzaju towarów i usług.

2.2.5.     Poziom uwagi odbiorców

Podczas ustalania poziomu uwagi przeciętnego odbiorcy należy uwzględnić fakt, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od kategorii danych towarów lub usług [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok NSA z dnia 20 marca 2007 r., II GSK 341/06].

Dodatkowo w sytuacji, gdy właściwy krąg odbiorców obejmuje dwie grupy nabywców (ogół konsumentów i odbiorców profesjonalnych), podczas ustalania modelu przeciętnego nabywcy należy wziąć pod uwagę obie te grupy.

Uznaje się, że poziom uwagi przeciętnego odbiorcy nie jest zależny od właściwego kręgu odbiorców. W konsekwencji nie można uznać, że w każdym przypadku ustalenia, że właściwy krąg odbiorców będzie obejmował profesjonalistów, ich poziom uwagi będzie zawsze wysoki. Wydaje się, iż profesjonaliści będą poświęcali większą uwagę przy dokonywaniu wyboru towarów lub usług, dzięki czemu mogą dostrzegać różnice, które nie będą zauważone przez normalnie uważnego odbiorcę. Jednak nie można uznać powyższego domniemania za zasadę generalną, gdyż w sytuacji, gdy towary lub usługi są używane przez określonego odbiorcę profesjonalnego codziennie, poziom jego uwagi może być przeciętny lub nawet niski.

Poziom uwagi odbiorców poświęcanej podczas zakupów ma znaczący wpływ na dokonywany przez nich wybór towarów lub usług. Tym samym poziom zaangażowania odbiorców jest zależny od znaczenia, jakie dana decyzja ma dla konsumenta.

1. Wysoki poziom uwagi

O wysokim poziomie uwagi potencjalnych odbiorców można mówić w przypadku zakupów towarów lub usług, które są kosztowne, dokonuje się ich rzadko lub dotyczą potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów.

Przyjmuje się, że dokonując zakupów kosztownych towarów, np. tzw. dóbr luksusowych, nabywca będzie zwykle zachowywał większą ostrożność i kupi te towary tylko po dokładnym rozważeniu. Uwaga odbiorców w tych wypadkach będzie wzmożona także z tego powodu, iż często w przypadku towarów luksusowych odzwierciedlają one status społeczny ich właściciela.

Na ogół też zakupy kosztownych towarów będą dokonywane rzadko, a przeciętny odbiorca, dokonując wyboru lub zakupów tego typu produktów, będzie często korzystał z porady specjalisty i poświęci im odpowiedni czas.

Przykłady

Samochody, głównie z uwagi na ich wysokie ceny, są towarami, przy zakupie których przeciętny odbiorca będzie poświęcał większą uwagę niż w przypadku innych mniej kosztownych produktów. Oczywistym wydaje się bowiem, że przeciętny nabywca będzie zwracał przy zakupie nowego czy nawet używanego samochodu większą uwagę niż podczas nabywania artykułów produkcji masowej. Należy zatem przyjąć, że przeciętny nabywca samochodów to osoba dobrze poinformowana, która uwzględni wszystkie istotne czynniki, takie jak np. cena, zużycie paliwa, własne potrzeby, koszty ubezpieczenia itp.

Przyjmuje się, że przy zakupie i sprzedaży nieruchomości odbiorca będzie charakteryzował się ponadprzeciętnym poziomem uwagi. Zakupu nieruchomości dokonuje się rzadko, a decyzji tej często towarzyszy ryzyko nie tylko finansowe. Potencjalny odbiorca przy zakupie nieruchomości uwzględni wszystkie istotne czynniki, np. swoją zdolność finansową, potrzeby swoje i rodziny, miejsce położenia nieruchomości, wiarygodność zbywcy itp.

2. Niski poziom uwagi

O niskim poziomie uwagi mówimy w przypadku towarów, które kupujemy bez większego zastanowienia. Dotyczy to przede wszystkim zakupów dokonywanych codziennie, a nabywane w ten sposób produkty charakteryzują się często niską ceną.

Przykład

Zakup podstawowych produktów spożywczych, których dokonujemy codziennie, nie wymaga wysokiego poziomu uwagi odbiorców. Zakupy te często robi się bez większego zastanowienia, a po towary te często sięga się automatycznie.

2.3.        Podobieństwo towarów i usług

Zgodnie z brzmieniem art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, by sprzeciw mógł zostać uznany za zasadny, zgłoszony znak musi służyć do oznaczania identycznych lub podobnych towarów lub usług co znak, na którym opiera się sprzeciw, o ile zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców.

Oznacza to, że konieczną przesłanką zastosowania niniejszego przepisu jest stwierdzenie identyczności lub podobieństwa towarów i usług, do oznaczania których służą porównywane znaki, tj. znak zgłoszony i znak z wcześniejszym pierwszeństwem, na którym opiera się sprzeciw. Wykluczenie tej przesłanki czyni dalsze badanie podobieństwa znaków niezasadnym.

Badanie podobieństwa znaków towarowych rozpocząć zatem należy od rozstrzygnięcia kwestii wstępnej, a mianowicie od dokonania oceny, czy towary lub usługi, do oznaczania których służyć ma znak towarowy, są identyczne lub podobne. Dopiero przesądzenie o podobieństwie tych towarów implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń.

Podczas dokonywania oceny podobieństwa towarów lub usług bierze się pod uwagę towary lub usługi, do oznaczania których ma służyć znak zgłoszony, i zestawia się je z towarami lub usługami, na które nakładany jest znak wskazany jako podstawa sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia identyczności towarów i usług należy przejść do badania kolejnej przesłanki określonej w omawianym przepisie, czyli ustalenia wystąpienia identyczności czy też podobieństwa oznaczeń [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2009 r., VI SA/Wa 1671/08].

W sytuacji, gdy w danej sprawie nie występuje identyczność towarów, przeprowadza się badanie ich podobieństwa, a w przypadku jego wystąpienia określa się jego stopień.

Uznaje się, że towary są podobne, gdy przeciętny odbiorca tych towarów może uznać, w przypadku nałożenia na nie identycznego znaku, że pochodzą one z jednego i tego samego źródła. W toku oceny podobieństwa towarów należy również uwzględnić wszystkie istotne czynniki, które określają relacje pomiędzy towarami lub usługami (charakter, przeznaczenie, używanie, ich komplementarność).

W przypadku stwierdzenia podobieństwa towarów i usług oraz po określeniu jego stopnia należy przejść do badania, czy w danej sprawie występuje identyczność lub podobieństwo oznaczeń.

Przyjmuje się natomiast, że brak podobieństwa towarów wyklucza możliwość zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp [por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 marca 2009 r., VI SA/Wa 2202/08].

Kryteria oceny podobieństwa towarów i usług szerzej zostały opisane w rozdziale 2 – Porównanie towarów i usług.

2.4.        Podobieństwo oznaczeń

Zgodnie z brzmieniem art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp identyczność lub podobieństwo oznaczeń jest podstawową przesłanką, która powinna być analizowana przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

W toku badania oznaczeń bierze się pod uwagę znak towarowy zgłoszony oraz wcześniejszy znak, wskazany jako podstawa sprzeciwu, w formie zarejestrowanej przez właściwy organ na rzecz osoby trzeciej.

Podczas dokonywania porównania oznaczeń w pierwszej kolejności ustala się, czy przeciwstawione znaki są identyczne. W przypadku stwierdzenia braku identyczności oznaczeń przechodzi się do oceny ich ewentualnego podobieństwa oraz ustala się jego stopień.

Badanie porównywanych oznaczeń wymaga zastosowania odpowiednich kryteriów oceny. Przyjmuje się, że dwa znaki są podobne, jeżeli z punktu widzenia odbiorców towarów są one co najmniej częściowo identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach [zob. wyrok SPI z dnia 23 października 2001 r., T-6/01 Matratzen Concord].

Jednakże zgodnie ze wspólną praktyką [por. Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/o charakterze mało odróżniającym) z 2 października 2014 r.], gdy znaki mają wspólny element o charakterze nieznacznie odróżniającym lub pozbawionym charakteru odróżniającego, ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd skupia się na wpływie elementów niepokrywających się na całościowe wrażenie wywierane przez znaki. Uwzględnia ona podobieństwa lub różnice oraz charakter odróżniający elementów niepokrywających się.

Pokrywanie się elementu o charakterze nieznacznie odróżniającym zwykle nie skutkuje samo w sobie ryzykiem wprowadzenia w błąd odbiorców.

Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

Czarny drukowany napis DURALUX obok czarny drukowany napis VITALUX obok napis Klasa 44 dwukropek pielęgnacja urody

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców

Tym niemniej jeżeli pozostałe elementy zawarte w znakach, które mają wspólny element o charakterze nieznacznie odróżniającym, mają jeszcze mniejszy lub tak samo słaby charakter odróżniający bądź mają niewielki wpływ wizualny, a ogólne wrażenie wywierane przez znaki będzie podobne, to zaistnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców. Tak samo będzie w przypadku, gdy ogólne wrażenie wywierane przez znaki będzie bardzo podobne lub identyczne.

W przypadku znaków, które mają wspólny element pozbawiony charakteru odróżniającego, jego pokrywanie się nie skutkuje ryzykiem wprowadzenia w błąd odbiorców, chyba że znaki zawierają również inne elementy graficzne lub słowne, które są podobne, a ogólne wrażenie wywierane przez znaki jest bardzo podobne lub identyczne.

Przykład z dokumentu wspólnej praktyki

Czarne napisy GREENGRO obok GREENFLUX obok napis Klasa 19 materiały budowlane klasa 37 usługi budowlane

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców

Czarne napisy TRADENERGY obok TRACENERGY obok napis Klasa 19 kolektory energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej

Ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców

Dwa napisy ECOENERGY z grafiką obok siebie dalej napis Klasa 9 kolektory energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej

Ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców

Badanie podobieństwa oznaczeń powinno być dokonywane w trzech następujących płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej oraz znaczeniowej (koncepcyjnej).

Należy jednak zwrócić uwagę, że ocena znaków na wszystkich płaszczyznach będzie czasami niemożliwa z uwagi na charakter oznaczenia. Przykładowo nie można dokonać analizy warstwy fonetycznej znaków, które składają się jedynie z elementów graficznych.

Wynik oceny porównywanych oznaczeń może być różny w zależności od płaszczyzny, w której dokonujemy analizy. W jednej warstwie można bowiem stwierdzić wysoki stopień podobieństwa, podczas gdy w innej płaszczyźnie to podobieństwo będzie minimalne lub nie wystąpi w ogóle.

W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że do stwierdzenia podobieństwa oznaczeń może być już wystarczające ustalenie podobieństwa na jednej z płaszczyzn [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007 r., VI SA/Wa 2002/06]. Stwierdzenie podobieństwa występującego na jednej płaszczyźnie nie oznacza jednakże braku konieczności przeprowadzenia porównania znaków na pozostałych płaszczyznach, o ile jest to możliwe z uwagi na charakter znaku towarowego. Może się bowiem zdarzyć, że silna różnica pomiędzy znakami na jednej płaszczyźnie, pomimo podobieństwa istniejącego w innych warstwach, wykluczy całkowicie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

Ocena podobieństwa znaków powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem wszystkich składników porównywanych oznaczeń. Oznacza to, że oceny oznaczeń powinno dokonywać się w pierwszej kolejności na poszczególnych płaszczyznach, a następnie na wszystkich płaszczyznach łącznie.

Stwierdzenie braku podobieństwa pomiędzy znakami wyklucza możliwość zastosowania art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, nawet w przypadku gdy oznaczenia te są nakładane na identyczne towary [zob. wyrok NSA z dnia 20 września 2007 r., II GSK 113/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r., VI SA/Wa 1907/12].

Stwierdzenie braku podobieństwa oznaczeń jest także równoznaczne ze stwierdzeniem braku wprowadzenia w błąd odbiorców.

W przypadku stwierdzenia podobieństwa oznaczeń, konieczne jest natomiast ustalenie jego stopnia, gdyż ma on podstawowe znaczenie przy całościowej ocenie wprowadzenia w błąd [zob. wyrok NSA z dnia 16 września 2014 r., II GSK 1023/13].

Powszechnie przyjmuje się w tej kwestii terminologię stosowaną w orzecznictwie sądów europejskich, a tym samym stopień podobieństwa oznaczeń określany jest jako wysoki, średni lub niski.

Kryteria oceny podobieństwa oznaczeń zostały szerzej opisane w rozdziale 4 – Porównanie oznaczeń.

2.5.        Elementy dominujące i odróżniające

Ocena podobieństwa znaków musi być przeprowadzona całościowo, tzn. jej przedmiotem muszą być dwa znaki postrzegane jako całość, co oznacza, że obejmuje ona konieczność uwzględnienia wszystkich składników kolizyjnych oznaczeń.

W ramach oceny podobieństwa znaków nie można ograniczyć się do badania tylko jednego elementu tworzącego dany znak towarowy. Porównania należy dokonać poprzez analizę znaków postrzeganych jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawiane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach być zdominowane przez jeden lub kilka elementów.

Zgodnie ze wspólną praktyką oceniany jest też charakter odróżniający wszystkich elementów wcześniejszego znaku oraz późniejszego znaku, przy czym priorytet jest przyznawany elementom pokrywającym się.

Całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy na odbiorcy może powstać na skutek oddziaływania poszczególnych elementów oznaczenia. W konsekwencji przeciętny odbiorca może postrzegać w znaku jego elementy dominujące i odróżniające.

Stanowisko takie wynika przede wszystkim z orzecznictwa sądów europejskich, w którym przyjmuje się, że całościowa ocena podobieństwa pomiędzy znakami na poziomie wizualnym, fonetycznym lub znaczeniowym (koncepcyjnym) musi opierać się na ogólnym wrażeniu stwarzanym przez znaki, z uwzględnieniem w szczególności odróżniających i dominujących elementów znaków [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL].

Zgodnie ze wspólną praktyką, jeśli ogólne wrażenie wywierane przez znaki jest bardzo podobne lub identyczne, to nawet gdy jest ono wynikiem pokrywania się w porównywanych znakach elementów o charakterze nieznacznie odróżniającym, może być wystarczające do stwierdzenia ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

Żółte słońce z biało-zieloną piłką obok żółte słońce z biało-zielonym parasolem i napis Klasa 43 usługi zakwaterowania wakacyjnego

Ryzyko wprowadzenia w błąd

Na czerwonym tle biało-żółty napis freezy refrigerator obok czerwony podkreślony napis freezy i napis Klasa 11 chłodziarki

Ryzyko wprowadzenia w błąd

2.5.1.     Elementy dominujące

Oznaczenie zawiera element dominujący tylko wtedy, gdy składa się z co najmniej dwóch możliwych do zdefiniowania składników. Przyjmuje się bowiem, że znaki jednoelementowe są jednolicie postrzegane przez odbiorców znaku [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 762–763].

Niemniej, należy zauważyć, że właściwy krąg odbiorców może czasami uznać oznaczenie w postaci jednego słowa za znak zbudowany z kilku elementów. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności w przypadku, gdy jedna część słowa będzie miała jasne i oczywiste znaczenie, natomiast pozostała część będzie pozbawiona znaczenia lub będzie miała inne znaczenie.

Ocena dominującego charakteru powinna zostać przeprowadzona w odniesieniu do obu porównywanych oznaczeń.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że podczas badania podobieństwa oznaczeń należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego tak naprawdę decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń [zob. wyrok ETS z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 SABEL; wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 4031/01].

Należy także pamiętać, że odbiorca kieruje się przy wyborze towaru lub usługi jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem ich drobnych rozbieżności [zob. wyrok NSA z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 4031/2001]. Wynika to z faktu, że w większości przypadków nabywca, w momencie dokonywania wyboru, nie ma możliwości porównania obydwu znaków i opiera się jedynie na ogólnym zarysie oznaczenia, którego poszukuje i które zachował w pamięci. Zakodowany w pamięci obraz znaku nie zawsze jest precyzyjny i może ograniczyć się do tych elementów znaku, które były łatwiejsze do zapamiętania, a za takie uważa się zazwyczaj elementy dominujące i odróżniające. Oznacza to, że obligatoryjność oceny ogólnego wrażenia wywoływanego przez znak nie wyklucza oceny jego poszczególnych elementów. Jest to bowiem istotne dla ustalenia, który element znaku determinuje jego całościowy obraz.

W przypadku znaków, w których występuje wiele składników, każdy z tych elementów może w różnym stopniu oddziaływać na potencjalnego odbiorcę. Konieczne jest zatem określenie, czy zbieżne elementy obydwu oznaczeń posiadają charakter dominujący, czy też odróżniający, gdyż dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń.

Ryzyko konfuzji wśród konsumentów może być znaczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy zbieżne elementy w obu znakach są identyczne np. fonetycznie i znaczeniowo [zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 stycznia 2011 r., VI SA/Wa 1850/10].

W toku badania charakteru dominującego jednego elementu lub kilku elementów złożonego znaku towarowego należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy każdego z tych elementów i porównać je z samoistnymi cechami innych elementów. Ponadto dodatkowo można uwzględnić pozycję różnych elementów w konfiguracji złożonego znaku [zob. wyrok SPI z dnia 23 października 2002 r., T-6/01 Matratzen Concord].

Przy ocenie dominującego charakteru elementu oznaczenia istotną rolę odgrywa pozycja tego elementu w kompozycji znaku, jego rozmiar i kolorystyka. Zawsze też należy ocenić, w jakim stopniu wyżej wymienione czynniki wpływają na ogólne wrażenie wywoływane przez ten element u przeciętnego odbiorcy.

Niewielki charakter odróżniający elementu złożonego znaku towarowego nie musi jednak oznaczać, że element ten nie jest dominujący. W szczególności, z uwagi na umiejscowienie takiego elementu w oznaczeniu lub jego rozmiar, może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez odbiorcę i zachować się w jego pamięci.

Ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego jedynie w sytuacji, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia [zob. wyrok SUE z dnia 19 marca 2010 r., T-427/07 Mirto Corporación Empresarial].

Powszechnie przyjętą regułą jest, że podobieństwo znaków ocenia się z uwzględnieniem ich cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem istnienie różnic pomiędzy znakami nie wyklucza możliwości uznania znaków za podobne. W tych przypadkach, gdy różnice pomiędzy znakami są dominujące, należy uznać, że ryzyko pomyłki pomiędzy nimi jest mało prawdopodobne. Natomiast gdy w znakach dominują cechy wspólne, to pomimo faktu występowania w znakach pewnych różnic, odbiorca może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie stwarzającym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.

2.5.2.     Elementy odróżniające

W orzecznictwie europejskim przyjmuje się, że zarówno charakter odróżniający wcześniejszego znaku oraz odróżniający charakter poszczególnych elementów złożonych znaków stanowią istotne kryteria, które należy ustalić przed ogólną oceną, czy może wystąpić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

Definicja charakteru odróżniającego znaku znajduje swoje źródło w orzecznictwie sądów europejskich. Przyjmuje się, że przy ocenie odróżniającego charakteru znaku i ocenie, czy dany znak ma wysoce odróżniający charakter, należy przeprowadzić ogólną ocenę większej lub mniejszej zdolności znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako towarów lub usług pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a zatem do odróżnienia ich od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer].

2.5.2.1. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jako całości

Ocena odróżniającego charakteru musi być przeprowadzona w odniesieniu do wszystkich elementów porównywanych oznaczeń. Niemniej, charakter odróżniający znaku jako całości jest oceniany wyłącznie w odniesieniu do wcześniejszego znaku. Określa on bowiem jego siłę i zakres ochrony i należy go uwzględnić podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Przyjmuje się, iż znaki towarowe o wysoce odróżniającym charakterze wynikającym z ich natury lub z renomy, jaką cieszą się na rynku, podlegają większej ochronie niż znaki o mniej odróżniającym charakterze [zob. wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97 Canon].

2.5.2.2. Charakter odróżniający poszczególnych elementów

Charakter odróżniający poszczególnych elementów znaku może być różny. W toku badania charakteru odróżniającego dokonuje się zatem oceny, czy dany element znaku jest całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego lub też czy posiada wysoki charakter odróżniający.

Oznacza to, że w trakcie oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeprowadza się analizę, czy zbieżne elementy porównywanych znaków są opisowe, czy też posiadają inne cechy, które mogą wpływać negatywnie na odróżniający charakter znaku [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 764].

Konieczne jest także ustalenie, czy te zbieżne elementy w mniejszym lub większym stopniu są zdolne, by wskazać na źródło towarów lub usług.

Przyjmuje się, że znak towarowy lub element znaku nie będzie miał charakteru odróżniającego, jeśli będzie wyłącznie opisywał same towary i usługi lub ich cechy takie jak jakość, wartość, przeznaczenie, pochodzenie towarów i usług itp. [por. art. 1291 ust. 1 pkt 3 pwp] lub przykładowo będzie składał się z pojęć używanych zwyczajowo w obrocie handlowym dla tego rodzaju towarów i usług.

Odbiorcy są bowiem skłonni uznać, że opisowy lub inny element znaku o cechach, które wpływają na jego zdolność odróżniającą, stanowi jedynie informację o właściwościach towarów lub usług, a nie został w nim użyty w celu wskazania określonego źródła pochodzenia tych towarów lub usług. Przeciętni odbiorcy podczas oceniania znaku jako całości nie będą postrzegać zatem elementu opisowego, który stanowi jedynie część znaku, jako odróżniającego lub dominującego, a więc jako służącego do odróżnienia towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Ostatecznie decydujące znaczenie ma jednak sposób postrzegania oznaczenia przez właściwy krąg odbiorców.

Znaki towarowe, które składają się w przeważającej części z elementów opisowych i niedystynktywnych, są znakami słabymi. Ich zdolność odróżniająca wynika zazwyczaj z wyrazistej warstwy graficznej, która nadaje im jednak tylko minimalną zdolność odróżniającą. Zgodnie ze wspólną praktyką: „Ze względu na mniejszą zdolność słabego znaku do pełnienia jego podstawowej funkcji na rynku przyznany mu zakres ochrony w zakresie elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub o charakterze nieznaczenie odróżniającym powinien być wąski”. Jest to zasada, o której należy pamiętać, jeżeli opieramy swój sprzeciw na wcześniej zarejestrowanym, ale słabym znaku towarowym.

Przykłady z dokumentu wspólnej praktyki

Biały kubek z herbatą i zielone liście obok podobny kubek z herbatą i liśćmi oraz napisem Red Lion i czerwonym skaczącym lwem obok napis Klasa 30 herbata

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd

Czarno-szary napis FLEXI SOLUTIONS obok biały napis Flexi Credit na niebieskim tle z niebieską i czerwoną falą poniżej a obok napis Klasa 9 karty kredytowe

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd

Czerwono-biały napis smartphones pleasure of connecting na czarnym prostokątnym tle obok czarny napis SMARTPHONES.NET obok napis Klasa 9 telefony komórkowe

Brak ryzyka wprowadzenia w błąd

2.6.        Stopień rozpoznawalności znaku wcześniejszego

Przepis art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp nie wymienia stopnia rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem jako jednej z przesłanek jego zastosowania. Niemniej Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że jest to jeden z czynników, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, gdyż wyznacza zakres ochrony znaku towarowego [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer; wyrok NSA z dnia 16 września 2014 r., II GSK 1023/13].

Powszechnie uznaje się, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im wyższa jest rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Oznacza to, że możliwe jest wystąpienie przesłanki niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, także w sytuacji stwierdzenia małego podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami w przypadku dużego podobieństwa znaków i dużego stopnia ich rozpoznawalności. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądów europejskich, z którego wynika, że czym większa jest zdolność odróżniająca znaku towarowego – rozumiana jako jego rozpoznawalność – tym większe jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd [zob. wyrok TSUE z dnia 11 listopada 1997 r., C-251/95 Sabel].

Rozpoznawalność znaku towarowego, a w szczególności jego renoma, powinna być uwzględniona przy ocenie, czy podobieństwo pomiędzy oznaczonymi towarami lub usługami jest na tyle duże, że w danej sprawie można mówić o powstaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

Rozpoznawalność znaku z wcześniejszym pierwszeństwem rozumiana jest jako zdolność wskazywania na określone źródło pochodzenia towarów i usług. Określana jest ona przez pryzmat postrzegania tego oznaczenia przez potencjalnych odbiorców, którzy na jego podstawie identyfikują towary i usługi. Nie jest przy tym wystarczająca sama znajomość oznaczenia na rynku [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012, str. 776].

Podsumowując, przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego ma dużo mniejsze znaczenie niż pozostałe przesłanki [por. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2017, str. 765]. Przywiązywanie zbyt dużej wagi do rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem spowodowałoby bowiem umniejszenie przesłanki podobieństwa oznaczeń [zob. post. ETS z dnia 24 kwietnia 2006 r., C-235/05 P L’Oréal].

2.7.        Inne czynniki

Uznaje się, że w przypadku całościowej oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd z okoliczności danej sprawy może wynikać konieczność analizy innych czynników. Wśród nich mogą znaleźć się np. przynależność do serii znaków, rzeczywiste pomyłki, a także fakt koegzystencji znaków w obrocie.

Przyjmuje się jednak, że pominięcie tych kryteriów podczas ustalania wystąpienia przesłanki wprowadzenia w błąd nie musi oznaczać wadliwej oceny tej przesłanki.

2.7.1.     Seria znaków

Jedną z okoliczności uwzględnianych podczas oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd może być fakt, że przeciętny odbiorca błędnie uznaje, że rozpatrywany znak stanowi część rodziny czy serii znaków i przypisuje je jednemu uprawnionemu. Okoliczność ta może mieć duże znaczenie przy ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd.

W orzecznictwie sądów unijnych utrwalony jest pogląd, że znaki towarowe mogą zostać uznane za należące do jednej serii lub rodziny znaków, w sytuacji gdy w znakach tych występuje w całości ten sam element odróżniający w połączeniu z innym elementem graficznym lub słownym, który pozwala na ich odróżnienie, lub jeśli znaki te charakteryzuje powtórzenie w nich tego samego przedrostka lub przyrostka, który występuje w znaku z wcześniejszym pierwszeństwem [zob. wyrok SPI z dnia 23 lutego 2006 r., T‑194/03 BAINBRIDGE].

W przypadku serii znaków prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd będzie wynikać z faktu, że przeciętny odbiorca może uznać, biorąc za podstawę pewne podobieństwo pomiędzy znakami, że należą one do danej serii znaków. W konsekwencji nabywca może mylnie uznać, że towary opatrzone tym znakiem pochodzą z tego samego źródła. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd w tym przypadku nie wynika z faktycznego pomylenia znaków, ale polega na możliwości uznania przez przeciętnego odbiorcę, że znak należy do serii znaków.

W tym przypadku zgłoszony znak towarowy powinien być nie tylko podobny do znaków należących do serii, lecz powinien wykazywać także cechy pozwalające na przyporządkowanie go do takiej serii.

Przynależność znaku do danej serii może zostać wyłączona w sytuacjach, w których wspólny element umiejscowiony jest w przypadku zgłoszonego znaku towarowego w innym miejscu niż jest on zwykle umieszczony w znakach należących do serii lub gdy ma on inną zawartość semantyczną. Brak serii znaków wystąpi również w przypadkach, gdy wspólny element kolidujących ze sobą znaków nie posiada charakteru odróżniającego.

3.         Podsumowanie

Konkludując, warto zauważyć, iż w literaturze przyjmuje się, że w przypadku stwierdzenia istnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podobieństwa znaków należy je rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. Tak więc, gdy po zastosowaniu wszelkich metod ustalenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy nie można jednoznacznie potwierdzić lub zanegować istnienia tego niebezpieczeństwa, należy przyjąć, że zachodzi kolizja między przeciwstawionymi znakami towarowymi.