Znak towarowy, by mógł zostać zarejestrowany, powinien w chwili zgłoszenia do Urzędu Patentowego posiadać dostateczne znamiona odróżniające, czyli tzw. pierwotną zdolność odróżniającą, charakteryzującą się tym, że oznaczenie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone w dacie zgłoszenia znaku. Urząd bada zdolność odróżniającą znaku towarowego w postaci zgłoszonej. Nie bada zaś, w jaki sposób znak ten jest rzeczywiście używany w obrocie gospodarczym przez zgłaszającego.

Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia powinna być dokonywana z uwzględnieniem towarów bądź usług, które mają być sygnowane tym oznaczeniem, warunków obrotu oraz z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców [zob. wyrok NSA z 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01; wyrok ETS z 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 i C-457/01].

Oceny istnienia zdolności odróżniającej dokonuje się z punktu widzenia relewantnego odbiorcy towarów bądź usług. Kluczowe znaczenie przy ustalaniu relewantnego odbiorcy towaru ma przyjęty w unijnym orzecznictwie model przeciętnego konsumenta, który jest osobą rozsądną, dobrze (należycie) poinformowaną, ostrożną i spostrzegawczą [zob. wyrok ETS z 12 lutego 2004 r., C-218/01]. Co do zasady przyjmuje się, że chodzi o przeciętnego odbiorcę określonych towarów. Krąg ten tworzą w większości przypadków konsumenci, ale odbiorcami docelowymi pewnych towarów lub usług mogą być także odbiorcy profesjonalni. Wynika to z faktu, że poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców przy zakupie towarów może być zróżnicowany w zależności od rodzaju lub wartości danego towaru. W wypadku towarów i usług specyficznych lub drogich poziom uwagi przeciętnych odbiorców jest na ogół wyższy niż w przypadku towarów bieżącej konsumpcji [zob. wyrok SPI z 13 czerwca 2007 r., T-441/05].

Co do zasady ocena istnienia zdolności odróżniającej różnych rodzajów oznaczeń powinna być dokonywana według tych samych kryteriów. Jednakże to samo kryterium oceny zdolności odróżniającej nie wyłącza sytuacji, w której dla poszczególnych form przedstawieniowych znaków towarowych, stopień percepcji odbiorcy towarów może być różny. Odbiorcy nie są przyzwyczajeni, aby niektóre specyficzne formy przedstawieniowe (np. kształt opakowania pozbawiony elementów słownych lub graficznych) traktować w sposób naturalny jako nośniki informacji o pochodzeniu towaru. O ile sam poziom wymaganej zdolności odróżniającej powinien być identyczny w stosunku do wszelkich oznaczeń, o tyle poziom percepcji odbiorcy konieczny dla stwierdzenia owej zdolności może być w przypadku pewnych kategorii oznaczeń usytuowany na poziomie wyższym niż standardowy ze względu na nietypowość oznaczeń.

Zasadniczo ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego dla konkretnego towaru powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu, a więc aktualną możliwość pełnienia przez znak funkcji wskazywania na pochodzenie towaru. Decydujące znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności wyznaczających aktualny stan rynku znak może stanowić dla kupującego wskazówkę pochodzenia towaru bądź usługi. Na aktualną zdolność znaku towarowego do pełnienia funkcji odróżniającej mają wpływ między innymi takie okoliczności jak: rodzaj towaru, czy są to towary powszechnego użytku przeznaczone dla szerokiej grupy odbiorców bądź czy są to towary specjalistyczne adresowane do wąskiego kręgu odbiorców, jak również typ kupujących, dla których towar jest przeznaczony, oraz sposób dystrybucji towarów.

Jednakże zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 9 lipca 2008 r. W sprawie T-323/05 przy badaniu zdolności odróżniającej oznaczeń nie wystarczy brać pod uwagę tylko aktualnej przydatności oznaczenia do opisu cech towaru lub usług, ale także potencjalną. W wyroku TSUE z dnia 21 stycznia 2009 r. W sprawie T-307/07 Trybunał podkreślił, że nie ma znaczenia, iż określenie nie jest obecnie używane do opisu przedmiotowych towarów i usług, jeżeli można przewidzieć, że będzie temu służyło w przyszłości. Terminy ogólnoinformacyjne, wskazujące na główne lub dodatkowe cechy towarów/usług, powinny być wolne i dostępne dla ogółu społeczności.

Przedmiotem oceny istnienia zdolności odróżniającej jest zawsze oznaczenie jako całość. Nie ma zatem znaczenia, przy znakach składających się z wielu elementów, że poszczególne elementy nie mają zdolności odróżniającej, jeżeli znak złożony będzie oceniony jako wyróżniająca się kompozycja posiadająca dostateczne znamiona odróżniające – zdolność odróżniającą. Przyjmuje się zatem, że znaki towarowe zawierające elementy opisowe lub zwyczajowe mogą posiadać minimalną zdolność odróżniającą ze względu na dodatkowy charakterystyczny element, np. dodatkowy wyróżniający się komponent graficzny.

Przykład

Przy ocenie zdolności odróżniającej znaku towarowego, należy więc zwrócić uwagę, że oznaczenie powinno być samo w sobie na tyle charakterystyczne, aby mogło identyfikować towar i zapewniać kupującemu możliwość dokonania wyboru za pomocą tego oznaczenia, bez konieczności ustalania pochodzenia towaru drogą okrężną (np. przez szukanie nazwy usługodawcy).

Ponadto uwzględnia się interesy innych podmiotów prowadzących taką samą działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności odróżniającej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej [zob. wyrok NSA z dnia 30 marca 2006 r., II GSK 15/05].