1.         Uwagi ogólne

Ocena, czy oznaczenie posiada wtórną zdolność odróżniającą, powinna być dokonywana przy zbadaniu wszelkich okoliczności faktycznych. Urząd powinien dokonać całościowej oceny dowodów na okoliczność, że znak zaczął identyfikować określony produkt jako pochodzący z konkretnego przedsiębiorstwa i tym samym odróżnia go od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw [zob. wyrok ETS z dnia 4 maja 1999 r., C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee].

2.         Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu zdolności odróżniającej

Przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku towarowego zgłoszonego w celu uzyskania ochrony mogą być brane pod uwagę okoliczności takie jak:

• czas używania znaku,
• udział znaku w rynku,
• sposób i intensywność używania znaku,
• zasięg geograficzny znaku,
• długotrwałość używania znaku,
• kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku,
• oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych.

Dowodami potwierdzającymi nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być zatem wszystkie dane wskazujące, że określona grupa odbiorców przypisuje w sposób oczywisty oznaczenie i sygnowany nim towar konkretnemu przedsiębiorcy.

Nabycie wtórnej zdolności następuje, jeżeli na podstawie wskazanych powyżej okoliczności, właściwy organ (Urząd Patentowy RP) ustali, że dana grupa osób, lub przynajmniej znaczna jej część, identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na ten właśnie znak [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P, August Storck A; W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001].

Należy jednak podkreślić, że podstawą oceny istnienia wtórnej zdolności odróżniającej nie mogą być dane o charakterze abstrakcyjnym, czyli takie, które odnoszą się jedynie do przewidywalnego kręgu odbiorców. Z przedstawionych przez stronę dowodów musi jasno wynikać, że to znaczna część właściwego kręgu odbiorców zgłaszanych towarów i usług postrzega znak towarowy jako odnoszący się do właściwych towarów lub usług konkretnego przedsiębiorstwa.

Przykładowo, gdy jednym z czynników branych pod uwagę przy ocenie, czy oznaczenie nabyło wtórną zdolność odróżniającą, jest udział danego znaku w rynku, dowodem takim może być między innymi informacja potwierdzająca, ile procent osób z danej kategorii identyfikuje towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa ze względu na nałożony na nie zgłoszony znak towarowy.

Warto jednak zauważyć, że w orzecznictwie nie doprecyzowuje się ściśle określonego odsetka rozpoznawalności znaku wśród właściwego kręgu odbiorców. W konsekwencji zatem to do Urzędu należy ocena, jaki stopień upowszechnienia danego oznaczenia w obrocie i jego rozpoznawalności wśród właściwego kręgu odbiorców jest niezbędny, by uznać, że znak ten uzyskał charakter odróżniający w wyniku jego używania.

3.         Zasięg terytorialny

Wtórna zdolność odróżniająca danego oznaczenia powinna obejmować całe terytorium Polski, gdyż taki zakres terytorialny ma prawo ochronne udzielone przez Urząd na znak towarowy.

Oznacza to, że nie jest wystarczające udowodnienie nabycia wtórnej zdolności jedynie na rynku lokalnym czy regionalnym [W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, str. 236].

Nieskuteczne jest też powołanie się na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej na terytorium innego państwa. Okoliczność nabycia wtórnej zdolności odróżniającej w jednym państwie nie skutkuje bowiem automatycznie uznaniem tej zdolności w innych krajach. Konieczne jest zatem ustalenie, czy dane oznaczenie uzyskało zdolność odróżniającą w Polsce [zob. decyzja KO UP z dnia 7 lutego 2001 r., Nr Odw.1333/99].

4.         Rodzaje dowodów

Przedstawionymi przez zgłaszającego dowodami nabycia przez znak towarowy charakteru odróżniającego w wyniku używania mogą być w szczególności dane zawarte w:

• katalogach,
• cennikach,
• fakturach,
• sprawozdaniach rocznych,
• danych o obrotach,
• raportach dotyczących nakładów na reklamę,
• reklamach (wycinki prasowe, bilbordy, reklamy telewizyjne),
• danych dotyczących intensywności i zasięgu używania oznaczenia,
• badaniach opinii publicznej lub rynku.

Należy jednak podkreślić, że przedstawione materiały dowodowe powinny pozwolić na określenie ich daty. Jest to niezwykle istotne ze względu na konieczność ustalenia, w którym momencie oznaczenie nabyło zdolność odróżniającą. Dowody, co do których nie można określić dat potwierdzających używanie oznaczenia przed datą zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu, nie będą wystarczające, by wykazać, że charakter odróżniający został uzyskany przed tą datą.

4.1. Badania opinii publicznej

Jednym z dowodów wskazujących na stopień rozpoznawalności znaku towarowego wśród właściwego kręgu odbiorców na danym rynku są niewątpliwie badania opinii publicznej. Postuluje się, by zostały one przeprowadzone przez niezależne ośrodki badawcze.

Należy również pamiętać, że prawidłowo przeprowadzone badania opinii publicznej powinny zawierać właściwie sformułowane pytania. Pytania te powinny być przede wszystkim neutralne. Oznacza to, że przy formułowaniu ankiety należy unikać pytań, które mogą sugerować odpowiedź lub też naprowadzać na odpowiedzi oczekiwane przez zgłaszającego. Zbytnia ingerencja w odpowiedzi może bowiem przesądzić o mocy dowodowej takich sondaży.

Konieczne jest również prawidłowe określenie grupy ankietowanych, tak aby była ona reprezentatywna dla całego właściwego kręgu odbiorców.

Przykład

Przedmiot zgłoszenia stanowi słowny znak X pozbawiony pierwotnej zdolności odróżniającej, który przeznaczony jest do oznaczania towarów z klasy 16, tj. czasopism. Podczas przeprowadzania badań opinii publicznej zastosowano techniki ułatwiające respondentom udzielanie odpowiedzi. Ankietowanym, w celu uniknięcia pomyłek, prezentowano karty z okładkami czasopism. Dodatkowo żadne z zadanych respondentom pytań nie wiązało się z rozpoznawalnością konkretnego oznaczenia słownego, a odnosiło się jedynie do treści zawartych w danym wydawnictwie.

Badanie takie nie może zatem stanowić wystarczającego dowodu na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez oznaczenie słowne.

4.2. Reklama, dane o obrotach

Dowodami, które mogą wskazywać na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej, są także dane dotyczące obrotów oraz wydatków poniesionych na reklamę rozumianych jako „nakłady na reklamę w celu promocji znaku” [zob. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2006 r., C-25/05 P Sweet wraper, również wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r., T-304/16 Hansen (BET 365)].

Należy jednak pamiętać, że przedstawione przez zgłaszającego dane muszą odnosić się zarówno do danego oznaczenia, jak i do towarów lub usług, co do których wnosi się o ochronę. Jest to ważne o tyle, że towary i usługi wprowadzane do obrotu są często oznaczone kilkoma różnymi znakami towarowymi. W takiej sytuacji, na podstawie materiałów gromadzących zbiorcze dane o obrotach przedsiębiorstwa, może być trudno ustalić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega tylko i wyłącznie zgłaszany znak.

Podobnie podczas dokumentowania wysokości obrotu i wydatków na reklamę należy zwrócić uwagę, czy dane przedstawiane przez zgłaszającego nie obejmują informacji o sprzedaży lub promocji innych znaków towarowych lub znacząco odmiennych wersji danego znaku towarowego, np. znaków graficznych, w przypadku gdy zgłoszenie stanowi znak słowny. Przykładowo, wzrost sprzedaży wszystkich oferowanych przez zgłaszającego towarów w poszczególnych latach nie świadczy o tym, jaki udział w rynku w adekwatnym okresie, tj. do daty zgłoszenia, miał asortyment opatrzony oznaczeniem stanowiącym przedmiot zgłoszenia.