Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 13 pwp nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin zarejestrowaną z wcześniejszym pierwszeństwem w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej albo wiążącej Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej, przewidujących ochronę praw do odmiany roślin, i odnosi się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

Rozpatrując zgłoszenie znaku towarowego zawierającego nazwę odmiany roślin, Urząd bierze pod uwagę normy prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, w szczególności Konwencji UPOV.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. Konwencji UPOV „Odmiana powinna zostać oznaczona przez nadanie jej nazwy, która będzie stanowić jej nazwę rodzajową”.

Konwencja UPOV w art. 20 ust. 7 nakłada również obowiązek używania nazwy odmiany dla każdego podmiotu wystawiającego na sprzedaż lub wprowadzającego na rynek materiał siewny odmiany.

Tym samym, zapis Konwencji UPOV przesądza o rodzajowym charakterze nazwy odmiany roślin – nazwa bezpośrednio opisuje rodzaj odmiany, umożliwiając jej identyfikację.

Ponadto art. 20 ust. 1 pkt b Konwencji UPOV nakłada na strony Konwencji obowiązek dopilnowania, aby żadne prawa do nazwy zarejestrowanej jako nazwa odmiany nie ograniczały swobodnego posługiwania się nazwą odmiany, nawet po wygaśnięciu prawa hodowcy.

Obowiązująca ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 568], w zakresie nazewnictwa odmian roślin wprost odwołuje się do wymagań Rozporządzenia 2100/94 oraz do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 637/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. ustanawiającego reguły wykonawcze co do odpowiedniego nazewnictwa odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych (art. 6 ust. 1 pkt 2). Wskazane Rozporządzenie 2100/94 w art. 17 dotyczącym używania nazwy odmian nakłada na każdego obowiązek posługiwania się nazwą odmiany w obrocie gospodarczym składnikami odmiany roślin. Podobnie polska ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 432) nakłada obowiązek posługiwania się nazwą odmiany roślin (art. 9 ust. 4). Ponadto nazwa odmiany roślin jest chroniona wyłącznym prawem hodowcy na podstawie przepisów Rozporządzenia 2100/94 oraz ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r.

Z uwagi na przepis art. 129¹ ust. 1 pkt 13 pwp Urząd odmówi udzielenia prawa ochronnego na każdy znak towarowy stanowiący lub odtwarzający w swoich zasadniczych elementach nazwę odmiany roślin, niezależnie od tego, kto będzie podmiotem zgłaszającym – hodowca uprawniony z wyłącznego prawa do odmiany czy też osoba trzecia. Odmowa będzie co do zasady dotyczyła towarów zgłoszonych w kl. 31 klasyfikacji nicejskiej – odmian roślin tego samego lub ściśle spokrewnionego gatunku, w szczególności materiału siewnego, szkółkarskiego, nasadzeniowego i rozmnożeniowego.

W orzeczeniu Sądu UE z dnia 18 czerwca 2019 r. W sprawie T-569/18 Kordes’ Rose Monique wskazano, że termin „zasadniczy element” nie jest definiowany ustawowo. Ważne jest jednak dokonanie wykładni przepisu ograniczającego rejestrację nazw odmian roślin w świetle jego celu, jakim jest zapewnienie swobodnego dysponowania nazwami odmian. W przypadku znaku towarowego składającego się z kilku elementów słownych, z których jeden stanowi nazwę odmiany, należy wziąć pod uwagę wymóg dostępności nazw odmian. Dlatego ważne jest ustalenie, czy rejestracja zgłoszonego znaku towarowego zakłóca swobodne korzystanie z nazwy odmiany zawartej w tym znaku. Jeżeli z analizy złożonego zgłoszonego znaku towarowego wynika, że jego zasadnicza funkcja nie jest oparta na nazwie odmiany, ale na innych elementach znaku towarowego, zachowany jest wymóg dostępności nazw odmian i jego rejestracja jest dopuszczalna.

W celu ustalenia powyższego Sąd wskazał, że należy odwołać się w szczególności do takich kryteriów jak:

• charakter odróżniający innych elementów,
• przesłanie, jakie niesie ze sobą zgłoszony znak towarowy jako całość,
• wizualna dominacja różnych elementów (ze względu na ich wielkość i pozycję lub liczbę elementów tworzących znak).

Zgodnie z tymi kryteriami nazwa odmiany nie stanowi „zasadniczego elementu” zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli pierwotna podstawowa funkcja tego znaku opiera się na innych elementach, które go tworzą, tak więc oznaczenie tej odmiany zostaje zredukowane w zgłoszonym znaku do czysto rodzajowego wskazania zawartego w tym znaku wyłącznie w celach informacyjnych.

Także postanowienia normy art. 20 ust. 8 Konwencji UPOV nie wykluczają stosowania znaku towarowego wraz z nazwą odmiany, ale stawiają warunek łatwej rozpoznawalności nazwy odmiany w takim oznaczeniu: „Jeśli odmiana jest wystawiana na sprzedaż lub wprowadzana na rynek, możliwe jest powiązanie zarejestrowanej nazwy odmiany ze znakiem towarowym, nazwą handlową lub innym podobnym oznaczeniem. Jeśli dojdzie do takiego powiązania, nazwa musi być łatwo rozpoznawalna”.

Ponadto Urząd może odmówić udzielenia prawa ochronnego na oznaczenie, którego elementem jest nazwa odmiany roślin, z powodu braku jego zdolności odróżniającej, także w stosunku do innych towarów czy też usług niż te z kl. 31 klasyfikacji nicejskiej, na podstawie art. 129¹ ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pwp. Będzie tak w przypadku, gdy oznaczenie zgłoszone jako znak towarowy składa się z nazwy odmiany roślin i pozbawione jest innych elementów wyróżniających znak w obrocie handlowym, a przeznaczone jest do oznaczania towarów mających pochodzenie roślinne.

Przykład

Chroniona jest nazwa odmiany jabłoni domowej, a znak towarowy został zgłoszony do oznaczania następujących towarów i usług: przekąski na bazie owoców (kl. 29), soki owocowe (kl. 32), cydr (kl. 33), sadownictwo (kl. 44).

Urząd uznaje takie oznaczenie za opisowe w rozumieniu art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp jako wskazujące wyłącznie na skład rodzajowy towarów – odmianę roślin, na bazie której zostały one wytworzone. Z kolei w przypadku sadownictwa nazwa odmiany informuje, że przedsiębiorca zajmuje się uprawą danej odmiany roślin. Tym samym zgłoszone oznaczenie jest również niedystynktywne, w rozumieniu art. 129¹ ust. 1 pkt 2 pwp – nie będzie postrzegane jako znak towarowy, a więc jako oznaczenie identyfikujące komercyjne źródło pochodzenia towarów. Ta sama prawna podstawa odmowy będzie dotyczyła nazw odmian roślin, które nie są chronione wyłącznym prawem hodowcy, ale zostały wpisane do krajowych rejestrów odmian roślin jako dopuszczone prawnie do obrotu.

Oznaczenia składające się wyłącznie z nazwy odmiany roślin nie mogą być bowiem zmonopolizowane poprzez uzyskanie prawa wyłącznego na znak towarowy, ponieważ szczególne przepisy prawne zobowiązują do ich używania wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym [zob. art. 126 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy o nasiennictwie].

Należy więc pamiętać, że nazwa odmiany inkorporowana w innych niż zasadnicze elementach znaku pozostaje nazwą rodzajową dla określonych roślin, a więc uprawniony ze znaku towarowego nie ma możliwości egzekwowania swoich praw w stosunku do podmiotów trzecich zobligowanych na podstawie innych przepisów do stosowania w określonych okolicznościach nazwy odmiany jako takiej.

Dla nazw odmian roślin wskazujących na właściwość towarów czy też usług (np. ich rodzaj, skład) ma bowiem zastosowanie norma art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp: „Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby (…) oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju (…) lub innych właściwości towarów”.

Urząd jednocześnie podkreśla, że powyższy przykład ilustruje jedynie ograniczenia w wykonywaniu prawa ochronnego na znaku towarowym inkorporującym nazwę odmiany, zastrzegając, iż uprawniony ze znaku towarowego może na podstawie innych przepisów unijnych bądź krajowych, w szczególności jako uprawniony z prawa wyłącznego do odmiany, egzekwować swoje dodatkowe uprawnienia w określonej sytuacji prawnej. Jak już wcześniej wskazano, odmiany roślin mogą bowiem być chronione wyłącznym prawem hodowcy, a także mogą być wpisane do krajowych rejestrów odmian (również jako odmiany amatorskie i regionalne).

Znaczenie mają tu normy Rozporządzenia 2100/94, a także polska ustawa o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. I ustawa o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003 r.

Przykłady znaków towarowych zawierających nazwy odmian roślin, na które Urząd odmówił udzielenia prawa ochronnego

RADIUS – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 31 (Z.381664);

BAMAR – przeznaczony do oznaczania towarów z kl. 31 (Z.381665).