Zarówno w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp, jak i w art. 132¹ ust. 1 pkt 3 pwp mowa jest o znakach identycznych lub podobnych. Za wspólną dla obu przepisów można zatem uznać wypracowaną metodologię oceny podobieństwa znaków w odniesieniu do ich płaszczyzn wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej [zob. wyrok TSUE z dnia 23 października 2003 r., C-408/01 Adidas-Salomon].

Należy jednak zauważyć, że stopień podobieństwa oznaczeń w porównywanych przepisach będzie inny, bowiem art. 132¹ ust. 1 pkt 3 pwp wymaga takiego stopnia podobieństwa znaków, które skutkować może wystąpieniem dodatkowej przesłanki odmowy, tj. prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Natomiast przepis art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp nie wymaga, by ta dodatkowa przesłanka była spełniona.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r., sygn. akt IV CSK 335/08, „w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)”. Istota podobieństwa do znaku renomowanego została ujęta także w orzecznictwie unijnym. W ślad za nim przyjmuje się, że „chociaż podobieństwo oznaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców”. Nawiązując do wcześniejszego wyroku w sprawie Chevy, Trybunał wskazał, że gdy powstają naruszenia dotyczące wcześniejszego renomowanego znaku towarowego, „są one konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem a oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem, tj. łączą je, nawet jeżeli ich nie mylą”. To, że późniejszy znak przywodzi na myśl przeciętnemu, właściwie poinformowanemu, dostatecznie uważnemu i rozsądnemu konsumentowi znak wcześniejszy, jest jednoznaczne z istnieniem między nimi związku [zob. wyrok TSUE z dnia 27 listopada 2008 r., C-257/07 Intel]. Dodać należy, że im bardziej znak towarowy jest znany wśród odbiorców, tym bardziej wzmocniony jest charakter odróżniający tego znaku [zob. wyrok Sądu Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych z dnia 8 marca 2007 r., XXII GWzt 5/06].

Przykład znaków uznanych za podobne w rozumieniu art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp

W orzecznictwie wskazano również, że „okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą znakami związku” [zob. wyrok ETS z 27 listopada 2008 r., C-252/07 Intel]. Jednocześnie wyraźnie zaznaczono, że w każdym przypadku ustalenie takiego związku musi być wynikiem całościowej oceny. Badanie to nie może ograniczać się wyłącznie do analizy podobieństwa, lecz wymaga uwzględnienia innych kryteriów, takich jak stopień znajomości znaku renomowanego, charakter towarów lub usług oraz ewentualną niepowtarzalność znaku wcześniejszego.

W orzecznictwie europejskim podkreśla się, że skoro art. 8 ust. 5 Rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2017/1001) ogranicza się do ustanowienia wymogu, by istniejące podobieństwo było w stanie sprawić, że zainteresowany krąg odbiorców nie tyle pomyli kolidujące ze sobą oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeże między nimi związek, to należy z tego wywieść, że przewidziana przez ten przepis ochrona, z której korzystają renomowane znaki towarowe, może zostać zastosowana, nawet jeśli kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują niższy stopień podobieństwa [zob. wyrok TSUE z dnia 23 października 2003 r., C-408/01 Adidas-Salomon; wyrok ETS z 27 listopada 2008 r., C‑252/07 Intel Corporation].

W tym kontekście celowe jest również powołanie się na wyrok NSA z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt II GSK 849/09, w którym podniesiono, że „w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp [obecnie art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp], dla przyznania ochrony, o której w nim mowa, nie jest potrzebne stwierdzenie ryzyka wprowadzenia w błąd (ryzyka konfuzji), ale wystarczy taki stopień podobieństwa pomiędzy renomowanym znakiem towarowym, a nawiązującym do niego oznaczeniem, którego wynikiem jest ich mentalne łączenie przez potencjalnego odbiorcę”.

Zbadanie tej przesłanki ma o tyle istotne znaczenie, że jeżeli oznaczenia zostaną uznane za niepodobne nie należy badać, czy wystąpiły inne przesłanki wskazane w art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp.

Znaki niepodobne nie mogą wywoływać skojarzeń u kręgu odbiorców, zatem nie może być mowy o naśladownictwie i świadomym czerpaniu korzyści z cudzej renomy. Dlatego celowe jest uznanie, że „brak podobieństwa między znakami czyni zbędnymi rozważania na temat wykorzystywania cudzej renomy, bowiem „warunkiem wstępnym” przyjęcia, że do wykorzystania renomy doszło, jest ustalenie podobieństwa między znakami, zaś warunkiem drugim jest ustalenie, że znak wnioskodawcy renomę posiada” [zob. wyrok WSA z dnia 30 sierpnia 2010 r., VI SA/Wa 807/10].

Przykład oznaczeń uznanych za niepodobne w rozumieniu art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp

Wyrokiem Sądu Unii Europejskiej z 31 stycznia 2019 r., w sprawie T-215/17, utrzymanym wyrokiem TSUE z dnia 1 października 2019 r., stwierdzono brak podobieństwa zestawionych niżej oznaczeń.

Przykład oznaczeń uznanych za podobne w rozumieniu art. 132¹ ust. 1 pkt 4 pwp