Zastrzegany wynalazek musi być rozpatrywany jako całość. Kiedy zastrzeżenie składa się z kombinacji cech, nie jest prawidłowe dowodzenie, że każda z tych cech – rozważana osobno – jest znana lub oczywista. Konieczne jest wykazanie, że połączenie tych cech jest dla znawcy oczywiste.

W celu zapewnienia możliwie obiektywnej oceny poziomu wynalazczego i uniknięcia analizy stanu techniki ex post facto, czyli analizy opartej na znajomości rozwiązania, należy przeprowadzić trójetapowe badanie poziomu wynalazczego, obejmujące następujące główne etapy:

1. określenie najbliższego stanu techniki;
2. ustalenie obiektywnego problemu technicznego wymagającego rozwiązania;
3. rozważenie, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbliższego stanu techniki i nakreślonego obiektywnego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy.

Określenie najbliższego stanu techniki

Za najbliższy stan techniki zasadniczo uznaje się pojedynczy dokument, który ujawnia zespół cech, stanowiący najbardziej obiecujący punkt wyjścia prowadzący do dokonania wynalazku. Konieczne jest, aby dokument ten dotyczył tego samego bądź zbliżonego celu lub efektu, co zastrzegany wynalazek, lub przynajmniej należał do tej samej bądź bardzo zbliżonej dziedziny techniki. Najczęściej jest to dokument odpowiadający podobnemu zastosowaniu, wymagający minimum konstrukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji.

W przypadku gdy istnieje więcej niż jedno rozwiązanie podobne do zastrzeganego wynalazku, za najbliższy stan techniki uznaje się dokument, który umożliwiłby znawcy dokonanie tego wynalazku w najprostszy sposób. Zwykle jest to dokument mający najwięcej cech wspólnych z zastrzeganym rozwiązaniem, który pod względem skutków technicznych, celu lub zastosowania jest najbardziej zbliżony do danego wynalazku.

Jeżeli w przekonujący sposób wykazano, że istnieje więcej dokumentów, które w równym stopniu mogą być uznane za najbliższy stan techniki, to jedynie wtedy wymagane jest zastosowanie niniejszej metodologii do każdego z tych dokumentów osobno.

Najbliższy stan techniki powinien być określany z perspektywy znawcy na dzień przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa. Nie jest dozwolona sztuczna interpretacja najbliższego stanu techniki na podstawie wiedzy zawartej w zgłoszeniu (tzw. analiza ex post facto).

Ustalenie obiektywnego problemu technicznego

Po określeniu najbliższego stanu techniki konieczne jest ustalenie w sposób obiektywny problemu technicznego wymagającego rozwiązania. W tym celu bada się zastrzegane rozwiązanie oraz najbliższy stan techniki pod względem różniących je cech (strukturalnych bądź funkcjonalnych), następnie identyfikuje się efekt techniczny wynikający z tej różnicy, po czym formułuje się obiektywny problem techniczny.

Pojęcie „problem techniczny” można zdefiniować jako zamiar lub zadanie zmodyfikowania bądź dostosowania najbliższego stanu techniki w celu uzyskania efektów technicznych, które wynalazek zapewnia w porównaniu z najbliższym stanem techniki. Problem ten może polegać na poprawieniu efektu znanego wcześniej ze stanu techniki lub na uzyskaniu zupełnie nowego skutku. Obiektywnym problemem technicznym może być zatem poszukiwanie alternatywy dla znanego urządzenia bądź procesu, która zapewnia takie same bądź podobne efekty lub jest bardziej opłacalna. Sukces komercyjny może być pomocniczym wskaźnikiem przy ocenie nieoczywistości jedyne pod warunkiem, że wynika on z cech technicznych rozwiązania, a nie np. ze strategii marketingowej.

Określenie problemu technicznego powinno opierać się na obiektywnie ustalonych faktach, które wynikają z dostępnego stanu techniki. Tak sformułowany problem techniczny, z uwagi na sposób jego definiowania, określany jest „obiektywnym problemem technicznym”.

Problem ten może różnić się od problemu postawionego przez zgłaszającego w pierwotnej wersji zgłoszenia, ponieważ w dniu dokonywania zgłoszenia pełen stan techniki mógł być zgłaszającemu nieznany. W szczególności stan techniki wskazany w sprawozdaniu o stanie techniki może przedstawić wynalazek w innym świetle niż przedstawił to zgłaszający. Problem techniczny przedstawiony w pierwotnej wersji zgłoszenia, uznany za „subiektywny problem techniczny”, może wymagać przeformułowania w oparciu o obiektywnie bliższy stan techniki, niż pierwotnie uwzględniony przez zgłaszającego.

Ponadto w odpowiedzi na zarzut braku poziomu wynalazczego zgłaszający może przedłożyć uzupełniające dowody wskazujące, że wynalazek prowadzi do uzyskania innych skutków niż pierwotnie rozważane, co również może wymagać przeformułowania problemu technicznego. Zakres tego przeformułowania zależy jednak od informacji ujawnionych w pierwotnej wersji zgłoszenia wynalazku oraz najbliższego stanu techniki.

Każdy skutek zapewniony przez wynalazek może stanowić podstawę do przeformułowania problemu technicznego, o ile można go wywieść z pierwotnej wersji zgłoszenia i nie jest on sprzeczny z wcześniejszymi sformułowaniami zawartymi w zgłoszeniu. Możliwe jest również powołanie się na nowe skutki wskazane przez zgłaszającego w trakcie postępowania przed urzędem, pod warunkiem że znawca rozpozna te skutki jako wynikające z pierwotnie sugerowanego problemu technicznego lub odnoszące się do tego problemu. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby problem techniczny został przeformułowany, o ile znawca może wyprowadzić ten problem na podstawie pierwotnej wersji dokonanego zgłoszenia, w świetle najbliższego stanu techniki.

Przeformułowanie problemu technicznego może wiązać się z koniecznością przeredagowania w opisie lub wręcz wstawienia do opisu tego przeformułowanego problemu. Taka zmiana jest dopuszczalna wyłącznie wtedy, gdy nie narusza przepisu art. 37 pwp.

Obiektywny problem techniczny wymaga takiego sformułowania, aby nie zawierał wskazówek co do jego rozwiązania ani częściowo nie antycypował rozwiązania, gdyż choćby częściowe włączenie rozwiązania zawartego w wynalazku do formułowanego problemu technicznego prowadzi w sposób nieunikniony do przyjęcia poglądu ex post facto na ocenę poziomu wynalazczego.

Cechy, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi cechami, nie przyczyniają się do technicznego charakteru wynalazku, nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie poziomu wynalazczego. Taka sytuacja może mieć miejsce na przykład wtedy, gdy dana cecha przyczynia się jedynie do rozwiązania problemu nietechnicznego, na przykład w dziedzinie wyłączonej z patentowania.

Problem techniczny można uważać za rozwiązany tylko wtedy, gdy ze zgłoszenia wynika w sposób wiarygodny, że zasadniczo wszystkie warianty zastrzeganego rozwiązania wykazują efekty techniczne, na których oparty jest wynalazek. Podkreślenia wymaga także fakt, że korzyści niepoparte wystarczającym materiałem dowodowym nie mogą być brane pod uwagę przy definiowaniu obiektywnego problemu technicznego, a zatem i przy ocenie poziomu wynalazczego.

Ocena, czy wynalazek rozwiązuje obiektywny problem techniczny, tj. czy zgłoszone rozwiązanie zapewnia pożądane efekty, musi być oparta na danych zawartych w pierwotnej wersji zgłoszenia. Zgłaszający może złożyć po dacie zgłoszenia uzupełniające dowody potwierdzające, że zastrzegany wynalazek rzeczywiście rozwiązuje obiektywny problem techniczny, jednakże dowody te mogą zostać wzięte pod uwagę tylko wtedy, gdy z pierwotnego ujawnienia wiarygodnie wynika, że problem ten został w tym zgłoszeniu rozwiązany. Innymi słowy, uzupełniające dowody nie mogą służyć jako jedyna podstawa do ustalenia, że obiektywny problem techniczny został rozwiązany. Można je uwzględnić wyłącznie jako poparcie dla pouczenia technicznego wynikającego z pierwotnej wersji zgłoszenia. Powszechna wiedza ogólna w dacie pierwszeństwa może być wykorzystana do interpretacji ujawnienia w zgłoszeniu.

W przypadku gdy zastrzegany wynalazek różni się od najbliższego stanu techniki więcej niż jedną cechą i te cechy odróżniające – potraktowane łącznie – nie prowadzą do uzyskania wspólnego efektu technicznego, a raczej wiele problemów cząstkowych jest niezależnie rozwiązywanych przez różne zestawy cech wyróżniających, obiektywny problem techniczny powinien być traktowany jako zespół połączonych „problemów cząstkowych”.

Ocena poziomu wynalazczego

Po określeniu obiektywnego problemu technicznego należy ustalić, czy zastrzegany wynalazek, na tle najbliższego stanu techniki i nakreślonego obiektywnego problemu technicznego, byłby oczywisty dla znawcy.

Należy zatem rozważyć, czy znawca, stojący przed określonym, obiektywnym problemem technicznym i wyciągający wnioski ze stanu techniki, dokonałby na tej podstawie odpowiedniej modyfikacji najbliższego stanu techniki i uzyskałby w ten sposób rozwiązanie, które mieści się w zakresie żądanej ochrony i tym samym wywołuje takie same skutki co zastrzegany wynalazek. Jeżeli tak jest, to należy uznać, że zgłoszony wynalazek wynika w sposób oczywisty ze znanego stanu techniki i nie posiada poziomu wynalazczego. Jeżeli nie, uznaje się, że wynalazek wykazuje poziom wynalazczy.

Wynalazek należy uznać za wynikający dla znawcy w sposób oczywisty ze stanu techniki, jeżeli znawca, mający do rozwiązania określony obiektywny problem techniczny, doszedłby do zastrzeganego wynalazku poprzez modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, bez dokonań twórczych, wykorzystując w sposób zawodowy i rutynowy znane środki techniczne i ogólną wiedzę techniczną. Prawidłowe kryterium nie dotyczy tego, czy znawca mógłby dojść do zastrzeganego wynalazku przez modyfikację rozwiązań znanych ze stanu techniki, ale tego, czy zrobiłby to, ponieważ stan techniki skłaniał go lub zachęcał do podjęcia takich działań w oczekiwaniu pewnego udoskonalenia lub osiągnięcia korzyści, przy czym nawet dorozumiana podpowiedź lub zachęta, którą można jedynie wywnioskować ze stanu techniki wystarczy, aby wykazać, że znawca połączyłby elementy ze stanu techniki i doszedłby do rozwiązania tożsamego z zastrzeganym wynalazkiem.